109年4月號 道 法 法 訊 (336)

DEEP & FAR

 

 

 
美國案例研析（九之二）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

 
 

案例九之二：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016)

 

1.         Patent: Diligence in Reducing to Practice

1.2    案例解析：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016).

1.2.1                案件說明(Caption)

 

上訴人

(Appellant)

Perfect Surgical Techniques, Inc.

被上訴人

(Appellees)

Olympus America, Inc., Olympus Medical Systems Corporation

法院

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

年度

2016

索引編號

841 F.3d 1004

 

1.2.2                事實(Fact)

Perfect Surgical Techniques, Inc. ("PST")對PTAB無效涉案專利U.S. Patent No. 6,030,384 ('384專利)請求項1, 4-6, 8, 9, 11, 12, 38, 41-44, 46, 47和49的決定上訴。本案是上訴自PTAB的IPR決定，其決定每一個涉案請求項都被日本申請案公開案No. H10-33551 A (JP '551)所佔先或因JP '551而顯而易見。1

Pre-AIA section 102(g)允許專利權人證明較早的概念和合理的努力於付諸實現而使其發明早於一引證案。合理的努力必須在整個關鍵的期間(critical period)都被證明，該期間須從早於競爭的引證案的有效日持續到發明付諸實現日為止。'384專利發明人Camran Nezhat雇用James Heslin撰寫並提出'384專利的申請案。在1998年1月28日，Mr. Heslin送出申請案的初稿給Dr. Nezhat。Mr. Heslin隨後於1998年5月1日提出申請案至專利方標局(Patent and Trademark Office, PTO)。在93天期間，而且在Dr. Nezhat收到申請案初稿的13天後，JP '551公開。為了證明努力付諸實現，PST必須證明Dr. Nezhat在關鍵的期間是合理地努力，該關鍵期從1998年2月9日開始，早於JP '551公開日一天，並終於1998年5月1日，該日為發明藉由向PTO提出'384專利申請而推定付諸實現之日。Dr. Nezhat證稱他從1998年2月9日至1998年5月1日合理地努力於付諸實現他的發明。他證稱，雖然他沒有記不起來所有他每日的活動，他在忙碌醫療業務和教學課表的合理限制範圍內，在1998年2月9日至1998年5月1日間努力地和Mr. Heslin一同工作。他證稱在這幾個月裡，他的醫療業務要求他每週工作大約80小時，在此期間他執行將近四到六個外科手術。他證稱他在3月2日提出申請案初稿的評論，3月4號及12號左右取得Mr. Heslin的問題，3月16號參加Mr. Heslin的會議，並在4月13日從Mr. Heslin取得第二版的申請案草稿。他證稱在5月1日完稿並提出申請前，再次仔細地審核第二版的草稿。2

 

註解1: Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004, 1006 (Fed. Cir. 2016).

註解2: Id. at 1007.