1089月號 道 法 法 訊 (329)

DEEP & FAR

 

 

  Cuozzo:IPRs萬歲(十一)
作者:Tammy J. Dunn and Peter C. Schechter

錢理華 專利工程師

· 東海大學物理系學士

· 美國多麗都大學(University of Toledo)碩士(物理學)

· 美國多麗都大學(University of Toledo)博士(物理學)

 

B.     BRI標準倖存(續)

要點是不管是單獨地或是在法令目的的脈絡下察看法規的語言,該法院找出制定規則職權的明確授權、規則可能填滿的一個「缺口」,以及關於那缺口範圍的模糊處。

接著該法院分析PTO在發布要求PTABIPR中援用BRI標準的規則(37 C.F.R. 42.100(b))時,其制定規則職權之行使,並認定其合理:

首先,將專利請求項依照其最廣泛的合理解釋來解釋有助於保護公眾。一個合理、但不合法地廣泛的請求項可能不允許公眾中的一員使用該發明。因為審查員(或審員)之使用最廣泛的合理解釋標準增加審查員認定請求項太廣泛(並拒絕之)的可能性,使用那標準鼓勵申請人限縮地擬稿。這幫助確保精而避免過度廣泛的請求項,且因此幫助防止專利綁定太多知識,而幫助公眾中成員從所揭露的發明中獲取有用的資訊,並對請求項的法定限制瞭解得更好。見§112(a)Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U. S.__, __ (2014) (slip op., at 10)亦見In re Yamamoto, 740 F. 2d 1569, 1571 (CA Fed. 1984)

 

其次,過去的慣例支持專利局的規定。見77 Fed. Reg. 48697 (2012)專利局已使用這個標準100多年。793 F. 3d, at 1276。它在程序中援用那標準,如同此處,該等程序類似地方法院訴訟。見Bamberger v. Cheruvu, 55USPQ 2d 1523, 1527 (BPAI1998)(最廣泛的合理解釋標準在牴觸審查程序中適用);Brief for Generic Pharmaceutical Association et al. as Amici Curiae 7-16(描述牴觸審查程序與多方複審的裁判觀點之間的相似處);亦見In re Yamamoto,如上述,at 1571(最廣泛的合理解釋標準在再審查中適用)。它也在可能與同時發生的多方審合併的程序中援用那標準。見77 Fed. Reg.48697-48698