美國商標法（Trademark (Lanham) Act of 1946）實施第63年

108年7月號道法法訊 (327)		DEEP & FAR
United States Annual Review The Sixty-Third Year of Administration of the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946 美國年度回顧美國商標法（Trademark (Lanham) Act of 1946）實施第63年之2	卓誌隆法務二組主任．台北大學經濟系學士

委員會的其他見解證實，在後Medinol案時代，全然不準確之使用陳述本身將不足以再占上風（註6），而申請人於提出申請當下僅只是知悉在先使用時亦然（註7）。然而，若是受Bose案之強制，在提出詐欺指控的案件中姑且給予申請人與註冊人懷疑之利益，委員會在另一項議題上則確認了其強硬立場，即主張以良善意圖使用其商標之申請人所要求的證明（註8）。譬如，委員會在一案件中判定“申請人承認，除了向USPTO所提交關於其意圖使用商標申請案的文件及關於其網域名稱註冊的文件以外，申請人並無與其在商業中採用或意圖使用該（提出申請）商標相關的文件。”在此情況下，委員會認為，證明在提交申請案時具有使用該商標的必要良善意圖，以反駁表面證據案件的舉證責任轉嫁至申請人身上。一般管轄權的州和聯邦法院的意見缺乏類似的運作題材，但它們也產生了一些值得注意的見解，特別是那些有關功能性原則對電子技術的適用性的見解（註11）。其中重要的一個案例是關於谷歌公司的AdWords程式，透過該程式，商標所有權人的競爭對手可以“購買”由消費者使用商標或“關鍵字”作為搜索字詞而觸發的贊助廣告（註12）。在一件由商標所有權人挑戰該程式所提起的訴訟案中，法院認定該功能性原則保障谷歌公司以如此方式使用商標，且當該案件被上訴至第四巡迴法院，其在法律問題上如是處理，其值得爭議的見解引來無數的法庭之友陳述意見。註6：見DaimlerChrysler Corp. v. Am. Motors Corp.案(94 U.S.P.Q.2d 1086, 1090 (T.T.A.B. 2010))（否決請願人提出簡易判決的動議）；Enbridge, Inc. v. Excelerate Energy LP案(92 U.S.P.Q.2d 1537, 1542 (T.T.A.B. 2009)（否決異議人提出簡易判決的動議）。註7：見Qualcomm Inc. v. FLO Corp.案(93 U.S.P.Q.2d 1768, 1770 (T.T.A.B. 2010))。註8：見John W. Carson Found. v. Toilets.com, Inc.案(94 U.S.P.Q.2d 1942, 1948 (T.T.A.B. 2010))（認為就法律問題而言，所請商標的使用之事前禁制令，已排除申請人主張以良善意圖使用）；Research in Motion Ltd. v. NBOR Corp.案(92 U.S.P.Q.2d 1926, 1931 (T.T.A.B. 2009))（基於缺乏良善意圖以使用所請商標來維持異議）。註11：見Autodesk, Inc. v. Dassault System�s Solidworks Corp.案(685 F. Supp. 2d 1023, 1028 (N.D. Cal. 2009))（認為“.dwg”字串當作為文件副檔名時為有功能的）。 *註12：見Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.案(730 F. Supp. 2d 531 (E.D. Va. 2010))。

108年7月號道法法訊 (327)		DEEP & FAR
United States Annual Review The Sixty-Third Year of Administration of the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946 美國年度回顧美國商標法（Trademark (Lanham) Act of 1946）實施第63年之2	卓誌隆法務二組主任．台北大學經濟系學士

委員會的其他見解證實，在後Medinol案時代，全然不準確之使用陳述本身將不足以再占上風（註6），而申請人於提出申請當下僅只是知悉在先使用時亦然（註7）。然而，若是受Bose案之強制，在提出詐欺指控的案件中姑且給予申請人與註冊人懷疑之利益，委員會在另一項議題上則確認了其強硬立場，即主張以良善意圖使用其商標之申請人所要求的證明（註8）。譬如，委員會在一案件中判定“申請人承認，除了向USPTO所提交關於其意圖使用商標申請案的文件及關於其網域名稱註冊的文件以外，申請人並無與其在商業中採用或意圖使用該（提出申請）商標相關的文件。”在此情況下，委員會認為，證明在提交申請案時具有使用該商標的必要良善意圖，以反駁表面證據案件的舉證責任轉嫁至申請人身上。一般管轄權的州和聯邦法院的意見缺乏類似的運作題材，但它們也產生了一些值得注意的見解，特別是那些有關功能性原則對電子技術的適用性的見解（註11）。其中重要的一個案例是關於谷歌公司的AdWords程式，透過該程式，商標所有權人的競爭對手可以“購買”由消費者使用商標或“關鍵字”作為搜索字詞而觸發的贊助廣告（註12）。在一件由商標所有權人挑戰該程式所提起的訴訟案中，法院認定該功能性原則保障谷歌公司以如此方式使用商標，且當該案件被上訴至第四巡迴法院，其在法律問題上如是處理，其值得爭議的見解引來無數的法庭之友陳述意見。註6：見DaimlerChrysler Corp. v. Am. Motors Corp.案(94 U.S.P.Q.2d 1086, 1090 (T.T.A.B. 2010))（否決請願人提出簡易判決的動議）；Enbridge, Inc. v. Excelerate Energy LP案(92 U.S.P.Q.2d 1537, 1542 (T.T.A.B. 2009)（否決異議人提出簡易判決的動議）。註7：見Qualcomm Inc. v. FLO Corp.案(93 U.S.P.Q.2d 1768, 1770 (T.T.A.B. 2010))。註8：見John W. Carson Found. v. Toilets.com, Inc.案(94 U.S.P.Q.2d 1942, 1948 (T.T.A.B. 2010))（認為就法律問題而言，所請商標的使用之事前禁制令，已排除申請人主張以良善意圖使用）；Research in Motion Ltd. v. NBOR Corp.案(92 U.S.P.Q.2d 1926, 1931 (T.T.A.B. 2009))（基於缺乏良善意圖以使用所請商標來維持異議）。註11：見Autodesk, Inc. v. Dassault System�s Solidworks Corp.案(685 F. Supp. 2d 1023, 1028 (N.D. Cal. 2009))（認為“.dwg”字串當作為文件副檔名時為有功能的）。 *註12：見Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.案(730 F. Supp. 2d 531 (E.D. Va. 2010))。