108年6月號 道 法 法 訊 (326)

DEEP & FAR

 

 

 
施行美國1946年蘭哈姆法(Lanham Act)
第61年

楊怡玲 法務專員

．東海大學法律學系學士

 
 

第三篇 雙方案例

B.商標審查和上訴委員會

12. 程序問題

a. 送達證明

b. 5週年後之廢止請求

(1)請求被駁回

Finanz St. Honor眤 B.V. 與 Johnson & Johnson案

如果註冊商標變成商品或服務的通用名稱，蘭哈姆法(Lanham Act)第14條第3項允許隨時廢止註冊即使在註冊滿五週年之後，亦同。但是，如果註冊商標只有一部分被指稱為商品或服務的通用名稱，第14條第3項是否允許廢止？在一第一印象案例中，委員會否定。第14條第3項僅規定了基於整個商標是通用名稱的主張，而不乃於一部分被指稱為通用名稱的情形。由於該主張不是第14條第3項所列舉的可能的廢止理由之一，而且因為反訴是在註冊公告五年多之後提出的，因此其在時間上受到了限制，並被排除。

c. 適格性

(1) 異議人提出異議之適格

Target Brands公司與Hughes案

管理和保護母公司智慧財產權的全資子公司有權對於可能損害母公司商標權的商標提出異議。子公司和母公司都不需要行銷由申請人銷售之相同商品，而只需從事製造或銷售相同或相關商品，且申請人出售的產品可以在異議人業務的正常擴展中生產。

申請人申請註冊商標「ULTIMATE POLO」（POLO不專用聲明），指定使用於國際第25類之男性、女性和兒童防曬服，亦即襯衫。該申請根據蘭哈姆法(Lanham Act)第2(f)條而主張該商標的後天顯著性。該申請遭到Target Corporation的全資子公司的異議，Target Corporation是一家以描述性方式使用文字「ULTIMATE POLO」銷售女式馬球衫的零售連鎖店。異議人擁有和管理Target Corporation的智慧財產權，因此聲稱「ULTIMATE POLO」一詞的註冊將使其受到損害。「異議通知」指稱申請人提交的證據不足以確立該商標第2( f)條的顯著性，並且申請人所憑藉的商標使用不具排他性。---待續