108年三月號 道 法 法 訊 (323)		DEEP & FAR
在發送IP警告信(Cease and Desist Letter)之前的策略考量： 減少為確認訴訟辯護的風險	黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所

從歷史上看，專利所有人在很多情況下不願意向侵權者發送C＆D信件，因為擔心侵權人可能會在其選擇的管轄地提起DJ訴訟，尋求不侵權及/或無效裁決。實際上，在過去二十年中，德州東區成為專利侵權案件的熱門法庭，於其提起的案件多於美國其他任何地區。

現在，必須將專利糾紛視同其他智權糾紛，並且只能針對犯下侵權行為的公司被告在以下兩個法庭其中之一提起訴訟：(i)被告所在的地方；或（ii）被告有固定及既定營業場所的地方。在TC Heartland之後，對於那些在全國不具有營業場所的侵權者來說，管轄地的可能性更加有限。知道像德州東區這樣的專利友好的司法管轄區將不再是一個考慮因素，DJ考量將會減少，由於專利所有人的法庭選項將是眾所周知的，這可能反過來導致專利所有人在其C＆D信中包含更多細節（例如，特定侵權行為的識別、故意的指控等）。同樣地，侵權人也不會害怕在其已經擁有本地據點的司法管轄區之外被起訴，這應該使提起DJ訴訟較少被考慮。

VII. 結論/實務提醒

鑑於MedImmune的自由標準，C＆D信函將更有可能產生實際的爭議，這是收件人提起確認訴訟的充分依據。因此，智權所有人在發送前以及在撰寫C＆D信時，應考慮以下事項：

1. 由於在USPTO啟動異議或撤銷程序或威脅這樣做通常不足以建立DJ管轄權，評估發送不質疑使用或不威脅起訴侵權的請求信是否符合公司的營業目標。

2. 為減少預期性訴訟，針對商標及著作權問題，C＆D信件應載明在特定日期之前不遵守將導致在特定法庭提起訴訟。

3. 在C＆D信中，邀請收件人討論和解，然後簽訂任何一方都不會在和解談判未決期間或某一日期之前提起訴訟的協議。

4. 進行訴訟搜查，以評估收件人是否規避訴訟、或者更有可能提起DJ訴訟。

5. 確定智權所有人及信件收件人受個人管轄權限制的每個司法管轄區；如果選項僅限於有利或中立的法庭，則發送具侵略性的C＆D信。

6. 對於專利糾紛，利用TC Heartland對於管轄地是合適的限制，並發送C＆D信，使DJ訴訟只能在公司可適當辯護的司法管轄區內維持。

7. 為了避免DJ訴訟的可能性，在您選擇的法庭中提起訴訟，但不要送達狀紙； 隨後附上一封C＆D信，包含一份訴狀的副本。