108年二月號 道 法 法 訊 (322) |
DEEP & FAR |
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在發送IP警告信(Cease and Desist Letter)之前的策略考量: 減少為確認訴訟辯護的風險 |
黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所 |
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如上所述,單獨發送C&D信不足以在許多司法管轄區建立個人管轄權註。然而,聯邦巡迴法院最近認為,假如外國公司專利所有人向加利福尼亞州的一家公司發送了C&D信件,然後專利所有人的代表人(包括董事總經理和律師)前往加利福尼亞州與涉嫌侵權的加利福尼亞公司會面討論侵權指控和潛在的授權,外國公司在加利福尼亞州受到個人管轄。
因此,公司必須逐案、逐法庭地評估是否在任何潛在的確認判決法庭中在某些其他基礎上受到個人管轄權的約束。這些考慮因素可能包括銷售到法庭地、互動網站或與法庭洲中C&D信件相關的其他行為 (例如聯繫侵權者的客戶)。
VI. 地點
地點是在發送C&D信之前需要考慮的另一個重要因素,特別是在專利背景下。美國最高法院最近在TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC的判決中改變了關於向專利侵權人發送C&D信的分析。扭轉了20多年的聯邦巡迴法院先例,其允許在法院可對被告行使個人管轄權的任何地方提起專利侵權訴訟,但現在,在法庭地只要侵權產品被出售,即係專利侵權案件的合宜地點就不再適用了。
註:參見,例如 Beacon Enterp., Inc. v. Menzies, 715 F.2d 757, 762-63, 766(2d Cir.1983)(“很難描述Menzies的信件的特點,其在指控未指明的地點中的侵權並威脅在未指明的法庭中提起訴訟,作為一項援用紐約法律的“利益和保護”的行動”); Yahoo!Inc. v. LaLigue Contre Le Racisme et L'antisemitisme, 433 F.3d 1199, 1208(9th Cir. 2006)(“C&D信本質或本身不足以對信件的發件人建立個人管轄權…如果發送C&D信的代價是發信人因此使自己在被控權利侵權人的法庭中受到管轄,則將強烈鼓勵權利持有人在其本州法庭中提起訴訟,而不是嘗試先以信件方式非正式地解決爭議”)。