108年2月號 道 法 法 訊 (322)		DEEP & FAR
申請歷程禁反言與均等論：若有限縮修正，則推定申請歷程禁反言適用，然後專利持有者有責任釋明存有例外，故得以根據均等論主張侵權	吳佩玲 專利二組主任 ．台灣大學農藝系學士 ．台灣大學農藝所碩士
CAFC判決與討論 CAFC根據均等論推翻了地方法院關於侵害的判決。CAFC判定：(1)在修正限縮了請求項範圍以回應可專利性核駁時，推定適用申請歷程禁反言；(2)原請求項被修正以加入在兩個單獨狀態中必須有驅動探針尖端與觀察窗接觸的兩種不同的力；(3)ITC進行了限縮修正，並且ITC未能履行其證明適用申請歷程禁反言例外的責任；以及(4)根據均等論，Rudolph的“無接觸”產品未侵害‘894專利。 申請歷程禁反言防止專利權人經由均等論重新獲得申請人在審查期間放棄的專利標的。CAFC指出，當修正限縮了請求項範圍以回應可專利性核駁時，推定適用申請歷程禁反言。CAFC也指出，當判定修正限縮了請求項範圍以回應可專利性核駁、並且專利持有者希望證明根據均等論一方侵害時，專利持有者有責任藉由優勢證據釋明下列三種申請歷程禁反言例外中的至少一者適用： ۰修正的基本理由與均等的關聯甚小； ۰在申請時，均等可能是不可預見的；或者 ۰無法合理地預期專利權人會已描述均等。 結論 CAFC判定，在審查期間，ITC的修正是從所主張請求項的範圍中放棄了等效產品的限縮修正，且因此申請歷程禁反言推定排除適用均等論。ITC未能藉由確立申請歷程禁反言的任何例外適用來反駁該推定。因此，CAFC認為，根據均等論，申請歷程禁反言的適用導致Rudolph的“無接觸”產品未侵害‘894專利。