一、AHF v.
Gilead:Gilead產製含TAF之藥品,用以治療HIV/AIDS,而AIDS Healthcare Foundation (“AHF”)對前者提起確認之訴,尋求”清空”含TAF之無效專利,俾學名藥者一旦前者新化學實體非專利五年專屬期截止,學名藥者即能產製TAF學名藥。AFH認遠早於專屬期限提出此訴乃有必要,因訟爭專利有效"耗時頗久”。地院因AHF乃消費者,而非產製者,故無地位而駁回。
巡迴法院確認AHF不得提起,並指出確認訴訟尋求人負責證明起訴時,存有真實爭議,故須釋明事實損害。AHF既不、亦無意產製藥物,故"無現實侵害、亦無侵權訴訟之虞、且無侵害之有意義準備”。雖AHF主張旨在鼓勵學名藥者未來產製自己之TAF學名藥,巡迴法院同意地院所認定”就任何假設產品之性質,存有顯著不確定性”。
AHF稱其說服學名藥者產製TAF乃35 USC § 271(b)之誘導侵權,但巡迴法院指出誘導須存有直接侵權。AHF末稱因其法律利益與Gilead相反而存有爭議,即於購買侵權產品存有利益,法院指出此僅只不利經濟利益,不足構成真實爭議,故Gilead拒諾不訴亦無以創生爭議。對比先前介紹Altaire案(提出ANDA前,被認為有地位),該案似因特殊爭議情況使然,即其非典型生物仿製藥者,或尋求參與市場新人,而係與專利權人合夥製造系爭產品有年。
二、Lucasfilm Ltd. LLC v. Ren Ventures
Ltd., N.D. Cal., No. 17-7249, 4/24/18:就未曾指示”真實世界”產品、且近40年未曾積極促銷之商標,可能無多律師敢挑戰成功主張侵權,因於虛擬產品確立商標權乃其一挑戰,且肇始多年來,亦殊少得證消費者持續辨識者。
原告乃以文化改變熱銷(如星戰及Indiana
Jones連鎖店)聞名之製片公司,控告Ren
Ventures Ltd.使用“Sabacc”指名玩家參與諸多指涉星戰系列事件、地點及知名片語遊戲之新應用程式(APP)。原告並以混淆誤認之虞,聲請撤銷被告該名稱於電影及攝影裝置及娛樂之商標註冊。
侵權訴訟之核心係原告主張被告應用程式之名字,係採自在日見流行而廣受喜愛虛擬星戰世界主題及人物開發中扮演重要角色之虛擬桌遊。即,該名稱首次出現在“Star
Wars: The Empire Strikes Back” (1980)劇本草稿。雖電影未明示遊戲名稱,於1983人物Lando Calrissian成形後,電影之後續小說及小說三部曲中皆見該名稱。小說中“Sabacc”遊戲真實規則與各種媒體基礎故事遊戲重要角色同被解說,在星戰文化中,其係卡戲名稱,而中心人物Han
Solo戮力贏取來自Calrissian之Millennium Falcon。
Ren Venture除以此名呼其APP及遊戲外,其APP亦指涉星戰系列之事件、處所及知名片語,故毫無疑問係該標誌之衍生及系列之有意連結。在回應Lucasfilm侵權訴訟時,被告主張鑑於虛擬世界遊戲之純然虛擬本質,原告無法證明普通法商標權之基本要件,即標註就商品或服務之「商業上使用」,因其未曾如真實遊戲以任何方式被商品化,如製造、散佈或販賣;並辯稱未有來源嘗真實產製一真實遊戲,故該遊戲名稱無以指示來源。
法院認為相關大眾(星戰迷)會將“Sabacc”與原告及星戰系列獨特結合,而論結被告顯然知悉、並於其APP多所指涉星戰細節及語言而營利。雖被告稱於其發佈遊戲APP時,原告尚未以該名稱為商標,法院認同「剩餘商譽」之概念而認無必要每年發佈新產品,俾發行有年後,仍在流行文化中維持有效與能見度,而擁來源指示功能。電影系列虛構要素得成為受保護商標之法院認定,與超人系列氪元素等相關認定一致,即所尋求保護「標註」之使用並非連續。
原告之執行策略頗值深思,即其未直接主張“Sabacc”作為商標之使用,而係主張包含於一本書之該名詞、星戰故事遊戲最終之完整角色、及保護該名詞作為傳奇中其餘更多傳統商標要素之需要等各種權利。然待議或待決之有趣問題係:尚有幾多系列之二次要素及值得多少保護?
值得吾人思考者,就未嘗於真實世界商品化之次要虛構要素/人物給予保護、且除鐵桿粉絲外,在約40年間殊少有消費者可見度之情況下,商標法有提供適當架構嗎?是否著作權法對於衍生著作所有人反而較有合乎邏輯之保護?正當社會輿論尖峰時,而為立法或判決是否會有不同?於美國會發生如此情事,在台灣有此空間嗎?
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