107年十二月號 道 法 法 訊 (320)		DEEP & FAR
在發送IP警告信(Cease and Desist Letter)之前的策略考量： 減少為確認訴訟辯護的風險	黃郁靜 資深專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所

為了從例外中受益，發送C＆D信的公司將希望在首次提起訴訟後不久，在其選定的法院中提起自己的訴訟。然後該公司可以尋求撤回或轉移首次提起的訴訟。或者，該公司可以在其第二次提起訴訟（其“本州”）的法院中請求臨時限制令，以禁止首次提起訴訟的進行。在Michael Miller Fabrics, LLC v. Studio Imports, Ltd.案中使用了這種策略。在那個案例中，一家位於紐約的公司向一家位於佛羅里達州的公司發送了一份關於著作糾紛的C＆D信。在和解談判破裂後，這家位於紐約的公司表示，“如果我們明天（2012年5月11日）以前未收到我們C＆D信中提出的所有資訊，我們將準備進行訴訟。”兩個小時後，位於佛羅里達州的公司在佛羅里達州提起了一項確認訴訟。此後兩個工作日，這家位於紐約的公司在紐約南區提起訴訟。除了起訴狀之外，這家位於紐約的公司還要求下令說明為什麼這家位於佛羅里達州的公司不應該被禁止佛羅里達州訴訟的進一步訴訟。

在收到理由書和聽證口頭辯論後，紐約法院批准了禁止該位於佛羅里達州的公司“對在佛羅里達州南區提出的確認訴訟續行的任何措施”的請求。紐約法院指示這家位於佛羅里達州的公司“在佛羅里達州訴訟中提出一份自願撤訴的通知”，其依據是：這家位於佛羅里達州公司提出的訴訟是可預期的；佛羅里達州的案件缺乏案件進展；提出佛羅里達州和紐約州訴訟之間的短暫時間；這家位於紐約的公司是“自然的原告”；以及便利因素的平衡。但是，當沒有偏離先申請原則的理由時，可能會發生相反的情況。也就是說，確認訴訟的原告可要求禁止第二次提起訴訟。如果該公司不想提起第二個訴訟或不存在先申請原則的例外，那麼根據28 U.S.C § 1404它必須轉移。