107年十月號 道 法 法 訊 (318)

DEEP & FAR

 

 

在發送IP警告信(Cease and Desist Letter)之前的策略考量:
減少為確認訴訟辯護的風險

 

黃郁靜 專利工程師

陽明大學物理治療系

陽明大學生物藥學所

 

 

 

    類似地,在Classic Liquor Importers, Ltd. v. Spirits International B.V.案中,法院認定一封尚未推出其產品的CD信(CDI)的收件人會“合理地理解”在收到該信件後將面臨侵權訴訟。法院駁回了管轄權不存在的爭論,因為CD信沒有威脅訴訟。或許對此案最有啟發性的是,CD信(SPI)的發送者在被起訴後發出了第二封CD信,聲稱它目前無意起訴,但保留其在CDI產品發佈以及可能進行在市場上使用和銷售的評估後,進行訴訟的權利。法院認定其所謂的“訴訟引發放棄聲明”並沒有消除兩個明顯相互競爭的市場利益之間潛在的爭議,而論結最初CD信足以建立案件或爭議,以及隨後的信件其中一封信件是在訴訟開始後才發送的無法有效地解除響鈴。正如法院所說的,在導致CDI尋求對其權利的司法判決後,SPI無法採取“它在其最初的CD信中並沒有真正意味著它所說的”之立場。

 

    這並不是說CD信的收件人只需奔向其偏好的法院並聲稱“合理的覺知”訴訟。例如,僅僅在UPTO中提出商標異議或撤銷,因此類行為僅涉及對註冊的異議而不涉及使用商標的權利,故不足以產生確認判決司法管轄。事實上,DJ司法管轄未被認定的情況普遍會有不尋常的事實、或者與聲稱某一方將在TTAB而不是在法庭上尋求救濟的信件有關。

 

    總而言之,於自由的MedImmune標準,除了有限的例外,大多數CD信件都可能產生一個可訴訟的爭議。然而,如下所述,還有可能避免CD信收件人成功地讓智慧財產權所有者遭受確認訴訟的其他考慮因素。