107年八月號 道 法 法 訊 (316)		DEEP & FAR
在發送IP警告信(Cease and Desist Letter)之前的策略考量： 減少為確認訴訟辯護的風險	黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所

III. 宣告性判決管轄權

每個法官對於任何爭議的首要考慮是他或她是否有解決爭端的法律權利，而且當該管轄區域的聲稱基礎是“確認判決法”時，C&D信往往佔據核心地位。該法案授權聯邦法院在發生“實際爭議”的情況下，“確認尋求此類宣示的任何利害關係人的權利和其他法律關係”。在美國最高法院就MedImmune Inc. v. Genentech Inc.作出判決之前，當C＆D信藉由被起訴的收信人創成“合理的理解”時，法院通常認定有DJ管轄權。在“合理的理解”標準下，避免觸發DJ管轄的一種可能的方式是發送一封“溫和的”C&D信，即如被指控的侵權者未能遵守，也不威脅提起訴訟。然而，在MedImmune中，法院制定了一個更為寬鬆的標準：“在所有情況下，無論所聲稱的事實是否顯示，在有對立法律利益的當事方之間有足夠的急迫性和現實性以保證發出確認判決的實質性爭議” 。雖然MedImmune是專利案件，該寬鬆的標準也適用於商標和著作權侵權。

繼MedImmune之後，法院很多時候會認定C＆D信引起DJ管轄。例如，在Gelmart Indus. Inc. v. Eveready Battery Co.，DJ司法管轄是藉由發送兩封C＆D信引起的，該信函聲稱：（1）聯邦註冊商標的擁有權；（2）這些商標實際上是相同的；（3）對方販賣“針對同一類型消費者”的“密切相關商品”；以及（4）混淆的可能性。此外，該信函要求終止侵權商標與審查中的商標申請案，並同意未來不使用或註冊該商標。在提起DJ訴訟之後，向美國專利商標局（USPTO）提出異議，聲稱所提出的商標與對方的商標混淆性地相似且在自然擴張區域內，可能導致消費者混淆。因此，即使C&D信中沒有使用“侵權”或“淡化”一詞，發信人“整體及實質上”聲稱所提出的商標正在侵權及淡化。