107年5月號 道 法 法 訊 (313)		DEEP & FAR
美國案例研析（五之七）	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人考試及格
案例五之七：Mankes v. Vivid Seats Ltd., 822 F.3d 1302 (Apr. 22, 2016) 1.3.2 本主題之評論 1.3.2.2 我國相關法律規定和實務案例 B. 共同侵權之實務案例： 我國智慧財產法院所承認的民法第185條第1項共同侵權行為人，一常見的情況，乃是分別實行不同態樣之侵害專利權行為的兩家公司乃共同侵權行為人。例如，99年度民專上字第53號判決中智慧財產法院陳明：「又按兩家公司為不同態樣之侵害專利權行為，如各公司之行為均為其所生損害共同原因，即所謂行為關連共同，即可成立共同侵權行為，而應依民法第185條第1項前段之規定對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任。查本件德庠公司製造與販賣系爭侵權物品，達越公司向德庠公司購買後再使用於其所承攬之雙連站天花板工程，則本件達越公司與德庠公司之產銷行為關連共同，自應連帶對於倡鐵公司負損害賠償責任。」^1 我國智慧財產法院所承認的民法第185條第1項共同侵權行為人，另一常見的情況，乃是認為侵權人與其所屬公司乃共同侵權行為人。例如，104年度民專上字第14號判決中智慧財產法院陳明：「按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。…第185條分別定有明文。系爭酒架2落入第387號專利之專利權範圍，系爭酒架2為上訴人公司在上訴人邵泓銘之協助，所製造者。…準此，…上訴人公司、邵泓銘共同侵害被上訴人第387號專利權。揆諸前揭說明，…上訴人公司、邵泓銘就系爭酒架2部分負連帶賠償責任。」^2 然而，103年度民專訴字第66號判決中，智慧財產法院認為提供無非侵權用途的重要元件的製造商構成民法第185條第1項共同侵權行為人。該智慧財產法院陳明：「又被告製造販售予系爭半導體廠商之系爭探針頭產品既具備原告為系爭半導體廠商之要求而特別設計之兩個防呆裝置及EPROM元件之凹槽，則該探針頭產品目的應係要安裝於Takumi探針卡裝置之探針介面板，而無其他非侵權用途，且被告亦自承其係依客戶之規格而製作等語（參本院卷四第134頁）。再參諸前揭聲明書所載，可知系爭半導體廠商採購人員已明確告知係要將被告所產製之系爭探針頭產品用於Takumi探針卡裝置，且被告確實派人將系爭探針頭產品進行安裝，而系爭半導體廠商亦已大量採用被告提供之螺絲來安裝其探針頭，益證被告之系爭探針頭產品確實無安裝於Takumi探針卡裝置外之其他用途。準此，系爭半導體廠商原係向原告一併採購系爭探針介面板及探針頭，則系爭半導體廠商對於其向原告購買之探針卡裝置為具專利權之產品應當知悉，惟系爭半導體廠商竟就探針頭部分改向被告購買，則在被告將系爭探針頭產品交付予系爭半導體廠商後，系爭半導體廠商或被告將之與系爭探針介面板組合時，顯然已經共同侵害系爭專利權，此與一般純粹更換零件之情形不同，是被告抗辯系爭半導體廠商僅係自行更換零件，而有「權利耗盡（第一次銷售原則）」之適用，自不構成侵害系爭專利權之行為等語，即非可採。綜上，本件被告既與系爭半導體廠商共同侵害系爭專利權，則原告依專利法第96條第1 項之規定請求被告排除及防止侵害，即屬有據。」^3 103年度民專訴字第66號判決中雖然最後法院是以民法第185條第1項共同侵權行為判決，但是判決內容卻很類似美國的輔助侵權，因此讓吾人有幾點反思：(i) 若將之解釋為從事專利產品製造之侵權行為，則共同被告屬於行為分擔的共同加害行為？ (ii) 由此推論，將美國的分離式侵權模式應用到我國實務是否有理論根據？ (iii) 本案中是否因為被告對於第三人有控制或指示關係，法院才認定被告侵權？ (iv) 我國法院是否開始承認間接侵權中的幫助侵權類型，而且不以民法第185條第2項為依據（因為185條第2項要證明故意，但本案法院認為被告僅有過失）？ 註1：智慧財產法院99年度民專上字第53號判決。 註2：智慧財產法院104年度民專上字第14號判決。 註3：智慧財產法院103年度民專訴字第66號判決。