107年三月號 道 法 法 訊 (311)		DEEP & FAR
德國聯邦最高法院對於請求項解釋/均等 專利侵權的判決	黃郁靜 專利工程師 •陽明大學物理治療系 •陽明大學生物藥學所

然而，在兩個有爭議的判決中，聯邦法院大大限制了均等專利侵權的範圍。 在這兩個判決中，都認定專利的保護範圍不能擴展到在專利說明書中揭露、但未被請求項涵蓋的實施例。原因是在這種情況下假定了“隱含的放棄”，即未包括於專利請求項中的實施方式的揭露，產生申請人知道它們、卻不想要主張它們的假設。因此，專利權人被防止隨後使一些他原本不打算主張之物事竟落入專利保護範圍。

在更近的一項判決中，聯邦法院現在已經確認：原則上，使用已揭露但未在專利中主張的實施方式不能構成均等專利侵權。然而，它明確指出，此原則只能直接適用於專利明確地揭露了多個具體實施例時。

相反地，該判決基礎的專利僅關於一種特定的化學分子（例如Pemetrexdisodium），其明確揭露於說明書中並且也被主張，而專利說明書揭露了一個更上位的主題（整個類別的分子，也涵蓋該具體分子），並且表明這個更上位的主題可能已經解決了該發明背後的技術問題。

聯邦法院指出，在這種情況下，專利權人事實上並沒有作出排除改良手段 （例如Pemetrexdipotassium）的選擇，即不能假定“隱含的放棄”。

我們的評論：

最近的判決確認了先前的FSC判例法，根據該法，一個已揭露但未被專利所主張的實施例不能構成均等專利侵權。然而，現在已經釐清，未主張的實施例必須被明確地揭露，且不僅是基於專利詳細說明中的揭露內容而致對於本領域技術人員而言是顯而易見者。

儘管如此，鑑於所討論的FSC判例法，強烈建議以不揭露未被請求項涵蓋的具體實施例的方式撰擬專利申請的詳細說明。