美國商標法（Trademark (Lanham) Act of 1946）實施第63年

107年3月號道法法訊 (311)		DEEP & FAR
United States Annual Review The Sixty-Third Year of Administration of the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946 美國年度回顧美國商標法（Trademark (Lanham) Act of 1946）實施第63年（之1）	卓誌隆法務二組主任．台北大學經濟系學士

導論若說美國商標法實施第63年被人深刻銘記的一件事，那將會是聯邦巡迴法院於Bose案中，推翻商標審理與上訴委員會(TTAB)在Medinol v. Neuro Vasx判決的核心認定標準。具體而言，Bose案法院不贊同委員會的實務認定──若註冊權人或申請人僅只是“應該知悉”向美國專利商標局(USPTO)所做重要陳述為不實者，即屬欺騙行為。在聯邦巡迴法院作出見解後：(1) 聯邦註冊商標惟有基於申請人或註冊權人故意做出不實的、意圖欺騙USPTO之重大性陳述而欺瞞性取得或維持之理由時，方能成功地被挑戰；(2) 用以支持基於詐欺而成功挑戰申請案或註冊案所必要之書面證據及證詞，必須是“明確且令人信服”；以及 (3) 與委員會基於欺騙之認定而宣告申請案或註冊案（無論是全案或是對整個商品及服務類別）無效之實務相比，更恰當的救濟手段可能是：基於與個別的商品及服務有關之系爭商標之未使用而“限制”那些申請案。委員會從過去Medinol案實務制度中急轉彎，開始報復式的適用Bose案實務。這或許在委員會於Asian & Western Classics B.V. v. Selkow案中的見解是最明顯的，即其詐欺指控未能滿足聯邦民事訴訟規則第9(b)條之抗辯要件。雖然內容廣泛，但委員會關於此點的見解值得引述：「原告指稱…關於被告聲稱向美國專利商標局所做出的不實陳述，僅僅是基於資訊及信賴。這些指控不符合聯邦民事訴訟規則第9(b)條要件，因其未獲得提供由原告所據資訊或指稱所據信賴的任何事實陳述（即，導致原告做出信賴聲明的已知資訊，或是很可能被發現會支持詐欺指控的證據陳述）的支持。向美國專利商標局提出詐欺抗辯必須…包括意圖要件(intent)的指稱。此外，雖然第9(b)條通常容許指稱意圖要件，但訴狀中必須指陳充分的具體事證，從而法院可合理推斷當事人係以必要之心理狀態而為。詐欺抗辯而僅基於指稱商標申請人或註冊人“知悉或應該知悉”其申請或註冊案有虛偽或欺騙性而作出事實之重大性陳述，是為不充分的詐欺抗辯，因為這僅只意味著疏忽，而疏忽並不足以推斷詐欺或不正行為。因而在Bose案之下，意圖是詐欺請求的一項特定要件，且指稱一聲明人“應該知悉”一重大陳述是虛偽的並不算做出合宜的抗辯。」

107年3月號道法法訊 (311)		DEEP & FAR
United States Annual Review The Sixty-Third Year of Administration of the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946 美國年度回顧美國商標法（Trademark (Lanham) Act of 1946）實施第63年（之1）	卓誌隆法務二組主任．台北大學經濟系學士

導論若說美國商標法實施第63年被人深刻銘記的一件事，那將會是聯邦巡迴法院於Bose案中，推翻商標審理與上訴委員會(TTAB)在Medinol v. Neuro Vasx判決的核心認定標準。具體而言，Bose案法院不贊同委員會的實務認定──若註冊權人或申請人僅只是“應該知悉”向美國專利商標局(USPTO)所做重要陳述為不實者，即屬欺騙行為。在聯邦巡迴法院作出見解後：(1) 聯邦註冊商標惟有基於申請人或註冊權人故意做出不實的、意圖欺騙USPTO之重大性陳述而欺瞞性取得或維持之理由時，方能成功地被挑戰；(2) 用以支持基於詐欺而成功挑戰申請案或註冊案所必要之書面證據及證詞，必須是“明確且令人信服”；以及 (3) 與委員會基於欺騙之認定而宣告申請案或註冊案（無論是全案或是對整個商品及服務類別）無效之實務相比，更恰當的救濟手段可能是：基於與個別的商品及服務有關之系爭商標之未使用而“限制”那些申請案。委員會從過去Medinol案實務制度中急轉彎，開始報復式的適用Bose案實務。這或許在委員會於Asian & Western Classics B.V. v. Selkow案中的見解是最明顯的，即其詐欺指控未能滿足聯邦民事訴訟規則第9(b)條之抗辯要件。雖然內容廣泛，但委員會關於此點的見解值得引述：「原告指稱…關於被告聲稱向美國專利商標局所做出的不實陳述，僅僅是基於資訊及信賴。這些指控不符合聯邦民事訴訟規則第9(b)條要件，因其未獲得提供由原告所據資訊或指稱所據信賴的任何事實陳述（即，導致原告做出信賴聲明的已知資訊，或是很可能被發現會支持詐欺指控的證據陳述）的支持。向美國專利商標局提出詐欺抗辯必須…包括意圖要件(intent)的指稱。此外，雖然第9(b)條通常容許指稱意圖要件，但訴狀中必須指陳充分的具體事證，從而法院可合理推斷當事人係以必要之心理狀態而為。詐欺抗辯而僅基於指稱商標申請人或註冊人“知悉或應該知悉”其申請或註冊案有虛偽或欺騙性而作出事實之重大性陳述，是為不充分的詐欺抗辯，因為這僅只意味著疏忽，而疏忽並不足以推斷詐欺或不正行為。因而在Bose案之下，意圖是詐欺請求的一項特定要件，且指稱一聲明人“應該知悉”一重大陳述是虛偽的並不算做出合宜的抗辯。」