美國案例研析

107年3月號道法法訊 (311)		DEEP & FAR
美國案例研析（五之五）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所碩士 ‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 ‧交通大學科技法律研究所 ‧美國專利代理人考試及格 ‧大陸專利代理人考試及格

案例五之五：Mankes v. Vivid Seats Ltd., 822 F.3d 1302 (Apr. 22, 2016) 1.3.2 本主題之評論 1.3.2.1 本案的歷史性脈絡 (2) 2015年Akamai案放寬共同侵權標準： 2015年的代表案例Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案，該案一樣涉及共同侵權問題。最早在2012年的聯邦巡迴上訴法院判決Akamai案時，認為要適用第271條(a)的共同侵權有所困難，而改用美國專利法第271條(b)的「引誘侵權」，認為被告Limelight做完了前面大部分步驟，並引誘後人執行最後一個步驟，而構成引誘侵權。¹ 但該案於2014年上訴到最高法院後，最高法院卻認為，要構成引誘侵權，一定要有一個人負直接侵權責任，而在方法專利共同侵權行為中，沒有任何一個人做完所有的步驟，故沒有人負直接侵權責任，當然也沒有人要負引誘侵權責任。² 該案發回巡迴上訴法院後，2015年，聯邦上訴法院小組法庭再次做出判決³，認為Limelight仍然不負直接侵權責任。其認為，因為被告Limelight並沒有控制或指示（direct or control）其客戶完成後續步驟，其客戶也不是Limelight的代理人，故Limelight和其客戶並不構成「共同的事業」（joint enterprise）。⁴ 但三個月後，聯邦巡迴上訴法院全院審理（en banc），做出判決，推翻了前面小組法庭的判決⁵，法院放寬了用第271條(a)處理共同侵權的嚴格限制。全院判決認為，如果雙方可構成共同事業，當然可以適用第271條(a)直接侵權。此外，下述情形亦可適用第271條(a)： (i) 侵權被告限制一活動的參與（when an alleged infringer conditions participation in an activity ），或 (ii) 侵權被告限制因為方法專利中某一步驟或某些步驟的執行而獲得利益為條件，並制訂該步驟執行的方法或時間點（receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance）。⁶ 另外，判決還說：「未來若出現其他情形，可認為其他人對方法步驟的執行，可歸諸於某一人的責任時，亦可適用第271條(a)。」亦即，是否可將其他人的行為歸諸於某一人，要視不同事實而定（In the future, other factual scenarios may arise which warrant attributing others' performance of method steps to a single actor. Going forward, principles of attribution are to be considered in the context of the particular facts presented）。⁷ (3) 2016年Mankes v. Vivid Seats Ltd.案：2016年聯邦巡迴上訴法院的Mankes v. Vivid Seats Ltd.案，再次肯定Akamai案已放寬了「共同侵權」過去的「單一實體規則」之嚴格限制，在軟體方法專利下由不同行為人共同完成各步驟的共同侵權，有更多機會適用第271條(a)的直接侵權。⁸。註1：楊智傑副教授，美國專利共同侵權責任標準放寬：2016年Mankes v. Vivid Seats, Ltd.案（民105年5月18日）。北美智權報159期。民105年10月15日，取自http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_160502_0501.htm#1。出自Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012). 註2：同前註。出自Limelight Networks, Inc.v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014). 註3：同前註。出自Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed.Cir.2015). 註4：同前註。出自Limelight, 786 F.3d 899, 914–15. 註5：同前註。出自Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed.Cir.2015) (en banc). 註6：同前註。出自Limelight, 797 F.3d 1020, 1023. 註7：同前註。出自Limelight, 797 F.3d 1020, 1023. 註8：同前註。