107年3月號 道 法 法 訊 (311)		DEEP & FAR
美國發明法就國外優先權的最終規則	吳佩玲 專利二組主任 ．台灣大學農藝系學士 ．台灣大學農藝所碩士
新規定在第1.78(a)(6)條中也包含關於申請案主張依據35 U.S.C. 119(e)的美國臨時申請案的權益、及在第1.78(c)(6)條中也包含關於申請案主張依據35 U.S.C. 120、121或365(c)的美國非臨時申請案或指定美國的國際申請案的權益的類似措辭。 客戶關注的另一議題是在依據35 U.S.C.119主張優先權的申請案中對優先權文件的認證複本的要求。最終規則1.55(f)規定了提出認證複本的時間。認證複本必須在申請案的實際申請日起4個月內或者在前的外國申請案的申請日起16個月中的較晚者內提出。然而，如果認證複本未在此期間內提出，其可以藉由附有包括說明該延誤的正當和充分的原因的申請書以及申請費用提出。在任何情況下，認證複本必須在該申請案的待審期間內和授予專利之前提出。 如在吾人先前的IP Newsletter (第VII卷第1期)中所探討的，在“優先權文件交換” (PDX) 計畫下，美國專利商標局將會主動從參與外國專利局(包括JPO、EPO等等)請求優先權文件的認證複本。然而，如果美國專利商標局未能成功取得該文件，提供認證複本仍是申請人的責任。 鑒於新規定，關於這些議題，吾人有如下建議。 1)在新規定下，申請案中提出的每一個請求項受原優先權文件充分支持是必要的。這包括了在申請日後的修正中產生的請求項。注意，如果提供原外國申請案，作為美國執業者，他們將只有我們所提供之原外國申請案翻譯。因此，他們必須依賴客戶確定每一個請求項受充分支持。 2)為了避免關於請求項生效日的議題，如果主張外國優先權的美國申請案是外國優先權申請案的精確翻譯可能是最佳的。如果稍後在申請過程期間，需要外國優先權申請案的經認證的譯文，這也將大大簡化事宜(見最終規則1.55(3)及1.55(4))。故有一份好中文原稿，而據以提出精確翻譯作為美國申請案，是值得思考者。 3)如果美國專利商標局未在合理時間內取得在PDX計畫下的優先權申請案的認證複本，他們將要求客戶發送優先權申請案的紙本認證複本，以便他們可以在申請日後的四個月之前提出此複本。