美國案例研析

107年2月號道法法訊 (310)		DEEP & FAR
美國案例研析（五之四）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所碩士 ‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 ‧交通大學科技法律研究所 ‧美國專利代理人考試及格 ‧大陸專利代理人考試及格

案例五之四：Mankes v. Vivid Seats Ltd., 822 F.3d 1302 (Apr. 22, 2016) 1.3 總結 1.3.1 本案例小結本案的重點在再次肯定Akamai案已放寬了「共同侵權」過去的「單一實體規則」之嚴格限制，並放寬認定「指示或控制(directs or controls)」的認定標準。在軟體方法專利下由不同行為人共同完成各步驟的共同侵權，有更多機會適用第271條(a)的直接侵權。認定指示或控制的事由整理如下（原文呈現）： (1) General principles of vicarious liability（代理侵權責任）. (2) conditions participation（限制參與）：When an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance. (3) Joint enterprise（聯合企業）: (i) an agreement, express or implied, among the members of the group; (ii) a common purpose to be carried out by the group; (iii) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members; and (iv) an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control. (4) Other circumstances（其他事由）: Other factual scenarios may arise which warrant attributing others' performance of method steps to a single actor. Going forward, principles of attribution are to be considered in the context of the particular facts presented.。 1.3.2 本主題之評論 1.3.2.1 本案的歷史性脈絡 (1) 2015年之前美國共同侵權規定：美國專利法雖然規定了間接侵權中的引誘侵權與輔助侵權，卻沒有規定共同侵權（joint infringement）這種類型。美國法院過去認為，共同侵權的類型，可以適用第271條(a)的直接侵權的規定。但畢竟第271條(a)中並沒有寫到「共同侵權」這個字眼，其規定乃是「任何人…」，因此，美國法院要將共同侵權行為適用到第271條(a)，有其嚴格的限制。¹ 早期的法院將共同侵權適用在第271條(a)時，對二個共同侵權人間存在的關係，乃要求較寬鬆的關係，例如採取「參加和合併行為」（participation and combined action）或「某些連結」（some connection）標準。亦即，二個共同侵權人，只要是共同完成一個完整的侵害行為，兩者間只要有輕微的關係，就可適用第271條(a)款。² 然而，2007年時，美國聯邦巡迴上訴法院於BMC Resources v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007)中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體規則」（single-entity rule）。該判決也說明，二個以上的實體共同完成一個侵權行為時，必須這些行為都可歸咎於其中一個單一實體，才可適用第271條(a)規定認定其構成侵權。法院指出，必須其中一個參與者，控制或指示（control or direction）其他人完成其他的專利之方法步驟。³ 註1：楊智傑副教授，美國專利共同侵權責任標準放寬：2016年Mankes v. Vivid Seats, Ltd.案（民105年5月18日）。北美智權報159期。民105年10月15日，取自http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_160502_0501.htm#1 註2：同前註。註3：同前註。