107年2月號 道 法 法 訊 (310)		DEEP & FAR
毀謗性、傷風敗俗且蔑視之商標的問題（之三）	賴以斌 專利二組副主任 · 東吳大學微生物學系 · 中興大學分子生物研究所
在此標準下的一件商標審查例子關於以裸露的非裔美國女性照片為特色的成人雜誌的BLACK TAIL商標。聯邦巡迴法院認為：PTO未能提供「實質組合」將把字眼「TAIL」視為其粗俗意涵的充分證據。PTO及委員會完全依據顯示用語「TAIL」具有性內涵的字典證據，且因此，把該商標視為毀謗性的。然而，委員會及PTO均未能將用語「TAIL」的非粗俗定義帶入實質組合試驗。既然以有利於申請人方式來解決疑慮，鑑於缺乏關於實質組合將選擇哪個定義的證據，法院認為PTO未能符合其證實該商標是毀謗性的責任。 聯邦巡迴法院依據第2(a)條駁回了針對不予註冊商標的第一修正案挑戰。法院解釋：因為沒有被禁止的行為且沒有表達方式被壓抑，申請人的第一修正案權利並未受第2(a)條下不予註冊商標所限制。如委員會所解釋，不予註冊商標「並未妨礙使用該標誌的權利」且因此「並未壓抑任何可觸知的表達方式」。 B.蔑視的（disparaging）商標 第2(a)條規定：如果一件商標「可能蔑視…人們、活體或死人、習俗、信仰或國家標誌，或者使它們引起蔑視或不名譽」，則該商標不能註冊。雖然這類的商標也可能是傷風敗俗及毀謗性的，但是蔑視是不予商標的一個獨立準則。 委員會應用兩部分試驗來確定是否提出的商標是蔑視的： (1)什麼是討論中事物的可能意涵，不僅要考慮字典定義，而且要考慮該事物與商標之其他要素的關係、商品或服務的本質、以及該商標被用於市場與商品或服務有關聯之方式？ (2)如果該意涵被認定係指可識別的人們、習俗、信仰或國家標幟，則該意涵對有關聯的族群的實質組合是蔑視的？ （待續）