106年12月號 道 法 法 訊 (308) |
DEEP & FAR |
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Cuozzo:IPRs萬歲(二) 作者:Tammy J. Dunn and Peter C. Schechter |
· 東海大學物理系學士 · 美國多麗都大學(University
of Toledo)碩士(物理學) · 美國多麗都大學(University
of Toledo)博士(物理學) |
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B.
背景資料(續) 因此,PTAB的門檻判決(「機構決議」)對專利所有人及聲請人雙方都是關鍵性的,特g是有相當大的可能性至少某些(而且很可能是最廣泛的)被訴訟的請求項將被判無效。PTAB最近彙編的統計資料顯示:截至2016年5月31日,988個IPRs已一直進行到由PTAB審查且導致最終書面決議。在704個這些審查中,PTAB認定所有被訴訟的請求項不具有可專利性;在它們中的142個中,PTAB認定某些被訴訟的請求項不具有可專利性。考慮到利害關係,機構決議可能是兩造間整體解決戰略中的樞點。專利所有人冒著失去他們的專利的風險。同時,聲請人(其最常正在同時的地方法院訴訟中為他們自身辯護,以對抗其對該被挑戰的專利侵權的指控)冒著持續升高的法律費用、潛在的責任與長時間專利訴訟的所有其他下游負面效應的風險。 有如機構決議對牽涉一IPR的兩造之關鍵,它仍然僅是一個初步的決議,且不可上訴複審。1機構決議的可複審性(或其之缺少)是在Cuozzo案中兩個終於引起最高法院注意的問題之一。 在Cuozzo案中第二個問題牽涉IPR的最渴求的特點之一(至少對聲請人而言):在IPR中的專利請求項適用PTO的「最廣泛的合理解釋(BRI)」請求項解釋標準。在這個標準下,在一IPR中一專利請求項被給予「按照其出現於其中的專利說明書,它的最廣泛的合理解釋」。2此為一開始決定一專利應否發證時,PTO審查員所實施的相同標準。然而,它不同於地方法院使用的請求項解釋標準──其給予請求項「通常的意義……為本領域中具一般技藝者所了解的」之解釋。3因為比起地方法院請求項解釋標準,BRI標準經常產生一較廣泛的請求項範圍,故無效宣告相應地相對容易。因此,有人擔心:在IPR中,由於這個不同標準,專利請求項過於容易被宣告無效。這些與類似的擔心激起Cuozzo案中向最高法院提出關於該第二個問題的辯論。 |
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註1:35 U.S.C. 314(d):「局長根據本節之規定,對於是否進行一多方複審所作的決定,係最終且不可上訴的。」
註2:37 C.F.R. §42.100(b)。
註3:Phillips v. AWH, 415 F.3d at 1114。