106年9月號 道 法 法 訊 (305)		DEEP & FAR
網路行銷專利的訴訟案例討論(三)	薛家鳳 智權加值服務部經理 • 淡江大學機械系 • 紐約州立大學機械工程碩士

由於智慧財產局對新型專利案件不進行實體審查，也就是不做前案檢索，也不檢討其新穎性或進步性，取得新型專利證書的案件其本身是否能夠據以主張專利權仍有待驗證。如果申請人事先沒有自行檢索前案並且作技術特徵的比較，那麼這個答案最後只能留給法官來裁定。在我們所討論的這個案例裡面，其實系爭專利在判決確定前已經被舉發成立，也就是說，智慧財產局依據舉發人所提出的證據，也就是早於系爭專利至少8個月就已經公開的兩件本國的專利申請案，就能夠裁定系爭專利不具備進步性。個人認為，如果系爭專利申請人當時是申請發明專利，恐怕也通不過實體審查這一關。所以如果需要透過新型專利來保護創作不受侵害，申請人最好自己先進行前案檢索，至少該對於國內外主要專利國家或地區例如歐美等地的專利申請案件資料庫進行搜尋與比對。參考別人的專利內容，也有益於自己專利申請，特別是專利範圍的掌握與設計。由於新型專利只有形式審查，公告之後的專利範圍請求項不能夠隨意的修正。如果受到舉發，最多也只能夠作簡單的合併。如果先前的請求項架構未經設計規劃，而獨立請求項的範圍太大而容易被舉發成功，那麼為求維持專利有效而做的併項之後的專利範圍可能小到難以合理的主張他人的專利侵害，眼睜睜的看到自己辛苦的創作受到剽竊。