106年8月號 道 法 法 訊 (304)

DEEP & FAR

美國案例研析（二）

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人考試及格

案例二：Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016)

む※本案已經美國最高法院Impression Prods. v. Lexmark Int'l, Inc., 581 U. S. ____ (2017)推翻，但仍有研究價值，故仍進行案例探討。本案最高法院案例於來日適當時機進一步探討め

本案對於原被告從國外進口的墨水匣，法院維持了2001年聯邦巡迴上訴法院的Jazz Photo案的見解，對專利案採取國內耗盡原則，反而否定本案可以適用最高法院Kirtsaeng案的適用。本案法院最主要的原因是Kirtsaeng案是著作權的案子，因為專利權和著作權本身在法律規定和性質上的差異，使得Kirtsaeng案不能適用。這點我認為爭議應該比較小，因為過去經驗大部分的人都會認為已開發中國家為了維護國內市場的秩序，會傾項採取國內耗盡原則，以避免出現本案的類似狀況。個人認為尤其是專利權屬地性質較高，各國專利的申請狀況、布局方式不盡相同，對於重視專利投資組合的國家，採取較嚴格的權利耗盡標準可以理解。

本案對於原被告在國內再販售補充後的墨水匣，維持1992年的Mallinckrodt案見解，認為專利權人在銷售時若對再販售或再使用加以限制，其專利排他權就不會因此而耗盡。但是很大一個爭點是，本案是否違背了Quanta案的最新見解。就此，我嘗試列出一些Lexmark案、Mallinckrodt案、Quanta案的比較表：

	Lexmark案	Mallinckrodt案	Quanta案
比較對象	墨水匣	噴霧器	微處理器
受指控侵權方式	維修後侵權	維修後侵權	組裝後侵權
專利權人販售	是	是	否
經授權的銷售	否	否	是
限制條款	禁止再銷售/使用	禁止再銷售/使用	禁止不當組裝
限制條款違反	是	是	是
限制條款違法性	無	無	無
重複使用	有	有	無（單純組裝）
唯一侵權用途	空墨水匣已無用	空噴霧器已無用	微處理器之組裝
專利實質部分	是	是	是

首先，雖然法院並沒有討論，我想討論一下維修(repairs)和再製(reconstruction)在本案的適用性，不過我覺還是值得提一下。在Jazz Photo案中，Fuji Photo公司在國際貿易委員會（International Trade Commission）控告Jazz Photo公司。在該案中，Fuji Photo在美國國內及海外銷售拋棄式照相機，但Jazz Photo將其回收後，重新填裝軟片並進口到美國。聯邦巡迴上訴法院認為，重新填裝軟片，只構成所謂的維修（repairs）而非再製（reconstructions），所以不構成專利之製造。 因此，Fuji 公司原本在美國賣的拋棄式相機，已經有權利耗盡原則適用，將之回收填裝軟片再在美國販售，不構成侵權。從此觀之，若 Lexmark案的墨水匣重新填充屬於維修的話，和Jazz Photo案事實幾乎一致。不過兩者的最大差異就是Lexmark案專利權人有進行限制銷售而Jazz Photo案沒有。因此，限制銷售條款的合法與否，正是本案的核心所在。

其次，從上表的比較可以發現Lexmark案、Mallinckrodt案對比Quanta案在案例事實上確有不同之處。尤其是Quanta案的微處理器並沒有像墨水匣和噴霧器有填充後再使用的特殊性質，而是一個全新的產品。

我認為可以將Quanta案的分析邏輯解構成：(1) 當一授權製造的物（如微處理器）本身沒有其他非侵權用途且是一組合物（如電腦）重要部分，若是限制使用該物組裝並販賣該組合物，則購入該物的人將無利可圖，因此任何限制條款都應該被認為無效；(2) 由於該組合物的權利已耗盡（包括使用權），則使用者自然可以自由使用該組合物，因此縱使該組合物的使用有方法專利（如本案的方法專利），仍因權利耗盡而不侵權。

因此，我認為Quata案的並非全然否定限制條款的有效性，而只是因為微處理器產品本身只有唯一侵權用途的特殊性而使限制條款失其效力。假如微處理器有其他非侵權用途，Quata案應該會支持限制條款仍然有效。反觀，Lexmark案，使用過的空墨水匣已經毫無用途，如果容許補充後再販售，又由於墨水匣是印表機的價值所在，對專利權人的利益造成相當損害。不過，如果今天的情況是Impression再販售一個完全未使用過的Lexmark墨水匣，我想應該就不能受限制。

總的來說，我覺得可以將所有銷售視為推定權利耗盡，若是有銷售限制則可以推翻此推定（但銷售限制不可以違反其他法律規定）。但若物只有唯一侵權用途，則應該做為權利不耗盡的例外規定。