106年7月號 道 法 法 訊 (303)

DEEP & FAR

美國案例研析（一）

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人考試及格

案例一：Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 128 S. Ct. 2109 (2008)

本案美國最高法院最主要的結論是假如在某一物品（在本案為微處理器及晶片組）已經實質上具體實現出專利的方法，則專利權利耗盡理論仍然可適用於方法專利。而判斷實質上具體實現的因素則是：該物品沒有合理的非侵權用途並包含所有專利方法的所有具有發明性的層面，且在該物的授權而合約中沒有對銷售對象進行限制。從這個結論，我想到了一些相關值得探討的問題：

1. 重新解構導出本案結論的方式：本文認為最高法法院的推論仍然稍微有一點突兀，因此有一個推論的方式，和以前的專利做較好的結合：

(1) 當一授權製造並合法銷售的物（如微處理器）本身沒有其他非侵權用途且構成一組合物（如電腦）重要部分，由於物的權利已耗盡（包括使用權），自然不能以任何方式（包括任何形式之契約）限制使用該物組裝成該組合物；

(2) 由於該組合物既然可以合法組裝製造，假如販賣該組合物並不受限制（在本案被告Quanta和原告LGE並無契約關係），導致組合物的專利權因第一次銷售原則而耗盡（包括使用權），則終端使用者顯然可以自由使用該組合物，因此縱使該組合物的使用有方法專利（如本案的方法專利），仍因權利耗盡而不侵權。

2. 物之方法專利權利耗盡和默示授權的比較：關於默示授權原則，Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984)提到：

(1) 假如設備有任何非侵權用途，即使只是做為替換部件，仍不能成立默示授權(no license can be implied, … the equipment involved has other noninfringing uses, even if only as replacement parts.)；以及

(2) 默示授權不能只是單方期望或合理期待。一方的行為必須是導生於他方的行為。除非情況必須清楚地表明可以推論出已經授與權利，否則單純的銷售並不會產生授權。(an implied license cannot arise out of the unilateral expectations or even reasonable hopes of one party. One must have been led to take action by the conduct of the other party. …A mere sale does not import a license except where the circumstances plainly indicate that the grant of a license should be inferred.)

由此，我嘗試列出下方的異同表：

	物之方法專利權利耗盡	默示授權
物須沒有其他非侵權用途	須要	須要
無限制銷售該物的效果	造成權利耗盡	不一定造成默示授權
對於方法專利的適用性	較有限制	不受限制

3. 物之方法專利權利耗盡和維修再造原則的比較：Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961)案提到：沒有一個本身是沒有專利而構成一組合物專利的其中之一的元件可以享有專利的壟斷，無論它對於組合物專利是多麼重要，且無論替換它是多麼費貲或困難。(No element, not itself separately patented, that constitutes one of the elements of a combination patent is entitled to patent monopoly, however essential it may be to the patented combination and no matter how costly or difficult replacement may be.)

由此，我嘗試列出下方的異同表：

	物之方法專利權利耗盡	可允許的維修
物須沒有其他非侵權用途	須要	不須要
物須為重要部分	須要	不須要
物的用途	製造實現方法之組合物	維修已經販售的組合物

4. 物之方法專利權利耗盡和物之方法專利輔助侵權的比較：美國專利法35 U.S.C §271 (c)規定：「任何人在美國境內提供銷售，或由外國進口一專利機器、製造物、結合物、組合物之重要部分，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且上述物品構成該發明的實質部分，且明知該物乃特別製作或改造以用來侵害該項專利權，當上述情形並非作為非實質侵權用途之主要用品或商業上物品時，應負輔助侵權者之責任」。

由此，我嘗試列出下方的異同表：

	物之方法專利權利耗盡	物之方法專利輔助侵權
物須沒有其他非侵權用途	須要	須要
物須為重要部分	須要	須要
物的用途	製造實現方法之組合物	製造實現方法之組合物
物之產銷須經專利授權	須要	不須要

由上表可以看出，物之方法專利權利耗盡和物之方法專利輔助侵權的客觀成立要件幾乎一致，差別只在於，原料提供者提供的物本身是否具有已授權的專利權。假如沒有專利，因為專利權人的權利尚未耗盡，則原料提供者可能會成立輔助侵權，原料使用者可能成立直接侵權。