106年6月號 道 法 法 訊 (302)

DEEP & FAR

 

 

 
由於美國發明法引起的美國專利實務重大變化                                   
                                  

 

吳佩玲 專利二組主任

.台灣大學農藝系學士

.台灣大學農藝所碩士

 

 

在2011年9月16日,巴拉克歐巴馬總統簽署美國發明法成法律。美國發明法是自1952年以來對專利實務的最大變更。

“發明人先申請原則”制度:

在2013年3月16日,美國發明法將美國專利申請制度從“先發明原則”制度修訂為新的“發明人先申請原則”制度。此新制度允許第一發明人先申請專利申請案以取得專利。

“發明人先申請原則”制度僅允許真正的發明人或是其代表人申請專利。因此,在較早申請案公開一年內,其他申請人可以向美國專利商標局(U.S. PTO)提出請求以提起“衍生程序”,其中請求人爭辯受質疑申請案的發明人從其中一個請求人衍生得到該發明。

美國專利審查實務的變化:

自2012年9月16日起,第三方可以向U.S. PTO提交要在已公開專利申請案的審查中使用的資料。此資料必須在第一次實質審查意見前、或是在該申請案公開的6個月內(以先到者為準)提交。

自2012年9月16日起,代表一特定申請案全部權益的受讓人可以受讓人自己的名義而不是以發明人的名義提出專利申請案。

美國專利訴訟實務的變化:

如吾等上一期KQH通訊所述,美國發明法希望減少專利訴訟對專利權人以及美國政府的負擔。除了刪除訴訟中最佳模式要件、領證後複審的新程序、以及減少吾等上一期通訊中討論的虛假標示訴訟請求外,美國發明法已經對美國訴訟實務進行了數個其他顯著改變。