106年4月號 道 法 法 訊 (300)

DEEP & FAR

 

 

日本最高法院關於

「方法界定產物之請求項」

（Product-by-Process Claim）

的判決

 

 

尹懷哲 專利二組副主任

•中原大學心理學學士

•佛光大學政治研究學所碩士

 

 
 

本案是上訴到最高法院以請求禁止專利侵權令。 （2015年6月5日宣判，日本最高法院第二小法庭，案號2012（受）第1204號）

 

A.關於二審法院判決

日本智財高等法院（IP高院）的大合議體駁回了上訴人的請求，對「方法界定產物之請求項」作出判決如下：

（1）在關於產品的發明請求項陳述其製造方法的情況下，本發明的技術範圍應當被確定為限於由請求項所陳述的製造方法所製造的產品，除非存在例外情況，即在提出專利申請時，不可能或難以直接定義產品結構或特性。

（2）因為在本發明中不存在這種例外情況，所以本發明的技術範圍應限於由製造方法所製造的產品。系爭產品的製造方法並不包括請求項所述的至少一步驟「a）形成普伐他汀（pravastatin）的濃縮有機溶液」，因此，系爭產品不在本專利發明的技術範圍內。（2012年1月27日判決，智財高等法院合議體，案號2010（ネ）第10043�A）

 

B.最高法院的判決

判定不能接受IP高院所聲明的上述（1）的基準，並且不能接受上述（2）中以這些基準為前提的判決，為了使IP高院可以根據最高法院的判決所裁示的內容確定本發明的技術範圍，且可充分地究問關於本專利發明的請求項陳述是否滿足“發明應明確”（明確性要件）的細節等，最高法院推翻了IP高院的判決並將案件發回給IP高院。

更具體地說，最高法院認為，根據日本專利法第36條第6項第2款，對請求項的記載應滿足“發明應明確”要件，並且在關於本發明產品的產品製造方法記載於請求項（即，在“方法界定產物之請求項”的情況下）情況下，如次解釋是事宜的：對這種請求項的記載滿足“發明必須明確”的要求（第36條第6項第2款）僅限於存在下列情況：在提出專利申請時，幾乎不可能或不切實際地以產品結構或特性直接定義產品。最高法院認為IP高院的判決與上述情況不同，並認為IP高院的判決「雖然通常接受方法界定產物之請求項的陳述，但做為一般原則決定，獲准專利的發明的技術範圍應被確定為受限於由請求項所述的製造方法所製造的產品」包含明顯違反影響判決結論的法律。