10512月號 道 法 法 訊 (296)

DEEP & FAR

 

 

申請專利範圍之撰寫(一三六)

 

蔡馭理 專利師

臺灣大學電機學士

臺灣大學電信工程研究所碩士

美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

交通大學科技法律研究所

美國專利代理人考試及格

大陸專利代理人考試及格

 

§64-II 疊合物(Aggregation

 

重新分析Reckindorfer案,除了具有橡皮擦之鉛筆的主要商業上成功,可以使用相同的原始書寫器具修正書面材料是有顯著的優點的。就如同每一個打字機按鍵及相關的連結可以被視為分開的單元,它們的合作創造一個更有用的整體。相同的道理可適用於其上具有橡皮擦的鉛筆。

一真正的疊合物係關於結構中的缺陷,且一個適當撰寫的請求項將無助益。在第28節中,指出了一個有效的組合物當其元件間的合作沒有在該請求項中適當地描述時,可能會因為"主張係疊合性的"而被核駁

1964C.C.P.A(關稅暨專利上訴法院,Court of Customs and Patent Appeals對於疊合物核駁的適當性抱持懷疑,建議唯一的測試應該是依據35 U.S.C. 103條的顯而易見性。

MPEP 706.03(i)總結:

 

一疊合物的核駁只有在考量法院在In re Gustafson 51 C.C.P.A. 1358, 141 u.s.p.q. 585 (1964)案中的評論後才可以被作成

 

關於所有的這一神密段落所做的是警告一個勤奮的審查員疊合物核駁可能會有某些問題,但並沒有指明問題為何。顯然地,審查指南的編寫者無法理解Gustafson案真正代表什麼,也不理解"疊合物"核駁會留下任何問題。參見In re Venezia,其核准一個未組裝的部件套件申請專利範圍。明確地,所主張的元件間沒有實體的連接。

Ex parte Nolden案中,訴願委員會引用Gustafson案而拒絕適用舊疊合物(缺乏合作)理論,並闡明Gustafson案暗示:"'疊合物'一詞做為核駁理由是含糊的,且並無1952專利法上之基礎。"

審查員曾經依據法律第112條以疊合物核駁該申請專利範圍,並說明缺乏共同行動使該申請專利範圍變的不明確,但引用"古典的疊合"案例,包括Reckindorfer v.Faber案。那當然是錯誤的法律條文。委員會很快地認定什麼是該申請人所主張的標的物(疊合物或組合物)是非常明確的。導致依據112條而不明確和一疊合物申請專利範圍本身並無關係。但是,很明顯地,沒有法律條文支持一個純粹的疊合物核-它是一個在法律中未被描述的普通法理論。