105年11月號 道 法 法 訊 (295)

DEEP & FAR

 

 

 
 
35 USC§101下專利適格性的持續演進                                   
                                  

 

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

 

 
 

PTO也要求提出對審查指南的書面公眾意見，書面意見壓倒性促使PTO修改審查指南，根據此審查指南，就在不久之前，專利申請人目前已接到對適格性尚未被質疑的所有類型發明的核駁。因此，在2014年6月，於聖地牙哥的國際生技年會的發表中，PTO指出其將更新審查指南。PTO亦聲明其已刊載數個假設的示範性請求項，並且要求關於應該如何針對適格性分析這些請求項的公眾建議。此外，PTO邀請公眾提出額外的示範性請求項，並附加按照Myriad及Myriad應如何審查這些請求項的建議。

此後，2014年9月，在由PTO舉辦的生物技術/化學/製藥客戶夥伴關係會議以及另外在由IPO舉辦的IP及診斷研討會，PTO再給出審查指南將大幅修改的最強烈暗示。PTO聲明，其從未意圖對專利適格性設定高標準來回應Myriad及Myriad，並且，其承認審查指南已釋出，因範圍過廣而會引起專利-適格性仔細檢視之發明，其方法是藉由包括“涉及”或“描述”司法除外的那些而非僅“針對”一者的那些。就此方面，如下面第IV節討論的，其對審查指南在立場上的改變可能已經不僅是對公眾反饋的回應，而且也是對最高法院在PTO發布審查指南後決定的Alice中專利適格性進一步討論的回應。PTO還說明了審查指南關於所請發明是否“顯著不同於”司法除外的檢驗已然過於狹窄，而只著眼在結構差異，並未考慮例如功能差異之類的其他問題。再者，PTO說明十二因素平衡測試過於複雜。因此，將會從修改的審查指南中移除“顯著不同於”以及十二因素平衡測試。