105年10月號 道 法 法 訊 (294)		DEEP & FAR
申請專利範圍之撰寫（一三四）	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人考試及格
§63-IV　舊組合；過度主張（Old Combination; Overclaiming） 仍保留一些組合物的層面在申請專利範圍下，另一個避免"舊組合"理論的例子為使用第59節討論的關於組合和次組合的"在一（In a）"請求項。若次組合元件被配適來對組合的元件處理事情，吾人可以主張用於該組合中的該次組合。In re Dean案中Dean的申請專利範圍第3項提出一個避免舊組合的非常細緻界線： 在一個具有快門機構的相機中，包括兩個獨立可操作的快門致動元件，一用於發生一精確地預定相機曝光的快門裝置包含：。 ［1］一對電響應裝置配適來各自地耦合到該［快門致動］元件；••• ［7］以及一電氣時間常數電路響應•••用以使該放電裝置導電以產生一延遲脈衝•••以造成其相關的電響應裝置完成一曝光；（加入了強調和分段） 除了其他的理由外，該請求項因為被撰寫成一時間電路和一舊快門機構的舊組合已被核駁。 C.C.P.A（關稅暨專利上訴法院，Court of Customs and Patent Appeals）判決該請求項係一計時器本身的次組合物（subcombination）請求項，而非一該計時器和快門組合的請求項。前言中的限制「相機中」及「用於發生一相機曝光」並不被認考慮為該請求項的實存元件（positive elements）。針對「配適來耦合」，法院認定： 僅陳述該計時器的這些元件於執行耦合功能上的適用性，並無法將該快門引入該請求項中。•••上述子句是元件［1］的一個限制，但並非包括快門元件。 對於諸如「以造成其與相關的•••裝置完成曝光」的子句，相似的評論亦被作成。此完全僅係為何該脈衝被顯影之理由的陳述，我們認為其與前言湊在一起改善計時器元件定義明確性的陳述，而無旁及。」 那麼，這些請求項的類型真的只是次組合請求項的特別形式，一種詳細說明推論上足夠的組合物細節以賦予該次組合物元件意義，但並未將該細節包括在該請求項之混雜型式。在一適當的案例中，這似乎是一高度有用的請求項類型。（參見第59節中－組合物和次組合物的進一步討論。同樣比較第56節中新用途申請專利範圍關於預期用途之前言陳述的討論）。 在1971年，第七巡迴法院毫無疑問遵循Lincoln Engineering和Holstensson案關於舊組合物的判例，但認定系爭請求項並未撰寫成一舊組合物，因為所有的元件協同運作而執行一新的功能。 摘要： 注意舊組合物申請專利範圍。主張你的發明人所貢獻的新事物，而不是與很多舊的和未改變的事物的組合。指出你的發明貢獻為何，而非其使用所在的舊環境。使用吉普森式申請專利範圍（參見第57節）或次組合物申請專利範圍（參見第59節）以避免此問題。除了避免由於一純粹技術性防禦的無效性，對「發明」加以主張較易被審查員接納，而比較可能被核准。