105年8月號 道 法 法 訊 (292)

DEEP & FAR

 

 

 
 
DNA及自然產物專利
 

 

陳柔潔 專利師

．中興大學食品科學系

．台灣大學生物化學暨分子生物學所碩士

 
         

為了避免這樣的判決，專利申請人可以草擬包括額外的步驟之申請專利範圍，超越相關於DNA的常規分析之步驟。例如，申請專利範圍可以記載基於一分離的DNA以顯示一患者具有一疾病的傾向的一試驗。此外，申請專利範圍可以記載避免疾病所採取的步驟。後一避免步驟如非為了了該試驗，不會被採取–它們不能是例行公事，因為該分析所顯示的結果在發現該分離的DNA或它和該疾病的關聯之前不可能是已知的。在此基礎上，此種申請專利範圍可通過可專利標的門檻。做為另一實例，分離的DNA之一試驗可顯示一特定傳染媒介物的存在，而記載該試驗的申請專利範圍也可記載一旦發現該傳染媒介物，則採取必要的步驟將其消滅。做為又一實例，用於進行DNA分析的非天然及具發明性的試劑可記載於申請專利範圍。這將限制涉及DNA方法之範圍至該特定非天然試劑。

 

鑑於Myriad及Mayo的判決，專利申請人應該在他們相關於分離DNA或天然產物的申請專利範圍中包括額外的發明概念，例如：

(1)組成物請求項中的額外成份，或

(2)限定藉由使用DNA或天然產物於特定應用而獲得的知識之方法請求項中的額外步驟。且組成物請求項可草擬以強調DNA或天然產物的“合成”特性。專利所有權人防禦DNA或天然產品專利的有效性至少應預備主張以下幾點：(1)在Myriad案，法院限制了其決定至“分離的DNA”，(2)化合物或萃取物的改變導致加乘或無法預測的特性，以及(3)額外的元件以額外的發明概念限定了請求項。

 

 

                                                                    (待續)