105年7月號 道 法 法 訊 (291)		DEEP & FAR
申請專利範圍之撰寫（一三一）	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人考試及格
§63-II　舊組合；過度主張（Old Combination; Overclaiming） 一專利權人較早的專利主張相同的一般性組合，但是與一不同形式的唱片放置器。有一個先前專利的事實理論上對於過度主張的問題應該是不重要的，但是它似乎已經影響了法官。已專利的換片裝置享有很大的商業上成功，除了被告，所有的製造者已經被授權，該專利先前已經在另一個巡迴法院（伊利諾州）被認為是有效的且被侵害的，且該被告甚至沒有爭論地方法院法官就發明為非顯而易見的認定。單獨的議題是舊組合或過度主張的形式理由。該法院甚至認為"軸型唱片放置器是新的而且構成發明［意指它是非顯而易見的］。" 該法院隨後認為該請求項無效，（已加入強調）： 我們最後回到我們判決的關鍵性問題，亦即，一個部分包含可專利發明的專利擁有人，會僅僅因為該專利並非真正的組合及將那些舊的且已在先前專利中被揭露者主張為發明之一部分，就拒絕從一明顯侵害屬於發明的專利部分的人獲得賠償？我們認為我們必須以肯認的方式回答。除非有一個專利法政策，其在效果上使得一企圖延伸壟斷至某些已專利之專利完全失效（total forfeiture），否則此等認定似乎不公平。確實有此等政策。 主張的比發明還要多一直稱為"過度主張"。但是此名稱似乎不精確，因為A+B+C的次組合申請專利範圍比A+B+C+D+E+F等的組合物申請專利範圍廣泛。因此，大型組合申請專利範圍似乎將會不足主張一發明。事實上，若Holstensson等人企圖提出再發證申請以移除該等舊元件，專利商標局將會認為是一擴張再發證。 不論任何對用語"過度主張"的理論上討論，Holstensson案是一個嚴格的決定，明確的教示吾人應該非常小心的只去主張與許多舊事物分離之他的新發明。此類型的案例，以及rule 75(e)，應循哪個合適，而指其途徑於吉普森式申請專利範圍（見第57節）或次組合（見第59節）。就"全部失效"的用語觀之，這是至為重要的。