105年6月號 道 法 法 訊 (290)		DEEP & FAR
申請專利範圍之撰寫（一三○）	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人考試及格
非技術核駁 日後的章節涵蓋一些先前未仔細討論的申請專利範圍的形式核駁。此處所謂的"形式"意指預期、顯而易見、或缺乏法定標的物（例如，從事商業的方法、自然發生的物質、科學原理等）的核駁。參見MPEP 706.03(a)。 §63-I　舊組合；過度主張（Old Combination; Overclaiming） MPEP 706.03(j)規定專利商標局就關於舊組合的通則概念，也被稱為"已耗盡的組合（exhausted combination）"： 當一個單一的引證案廣泛地揭露相同元件（在功能上以與所主張的組合之元件實質相同的方式協作而達成實質相同的結果）的組合時，核駁是適當的••• 一申請人已經改善一組合的一元件而其本身可能是具有專利性的事實並無法使他或她有權主張該改善後的元件與舊元件的組合（當該等舊元件在所主張的組合中並沒有執行新的功能）••• 該核駁應該確切說明組合物為何且為什麼任何改善後的元件並沒有改變組合物的作用。 如果第11節申請專利範圍第15項的桶收集裝置是舊的，且只有一新型的儲存器被提供，主張新式儲存器與桶、旋轉轉盤、往復導線架等等的組合可能是不適當的，除非該儲存器與該收集裝置以某些新的方式協作（但很有可能不是）。因為在該發明中唯一的新穎特徵只有該儲存器，它必須被單獨主張。 一個來自一老代理人的審查（1953年10月）的專利商標局的例子關注一個發明用於探照燈鏡子的新組合物的人，但隨後主張該鏡子與標準探照燈之所有舊的元件組合－顯然該鏡子與燈泡、電源等並非以新的方式協作。 在Holstensson v. V.M. Corp.案中，專利權人發明現代化偏軸型的電唱機自動換片裝置，其替代先前的切片結構並獲得很大的商業上成功。雖然法官指出這是非常具有意義的發明，他認為請求項不僅包括新的唱片放置機構，也包括所有舊的和完整自動唱片播放器未改變的元件：轉盤、唱頭和循環機構。說明書並沒有指出什麼是舊的及什麼是新的。 系爭請求項要求下列元件（除了斜體以外皆是舊的） 1. 一種談話機器中， (a) 一個可旋轉的中空軸， (b) 一轉盤•••， (c) 一柱體，延伸通過該軸並具有一偏軸上延伸部•••以形成一肩狀物用以支持一疊唱片•••， (d) 穩定裝置•••， (e) 一槓桿樞接在該支持柱體內•••， (f) 一唱頭••• (g) 用以擺動該唱頭的裝置•••，該裝置也振動槓桿，以及 (h) 向內還原該唱頭的裝置到播放位置的裝置。 五個大致上是舊的元件，(a)、(b)、(f)、(g)、及(h)，只被非常廣泛的定義，然而該等新元件，(c)、(d)、及(e)則以相當細節的方式描述。無庸置疑地，新的唱片放置器和舊的循環機構基本上並非以新的方式協作。