1054月號 道 法 法 訊 (288

DEEP & FAR

 

 

 
USPTO Myriad指導,以及
如何決定一個請求發明的適格標的

 

專利一組副主任

      台灣大學農化系

      台灣大學微生物與生化學研究所

 

 

但是此處所關心的是對於請求項1需要從自然產物中有一結構的不同以滿足第101條,而其引述「分離的」並不能使得請求項1成為適格的標的。有些人相信這並不是在MyriadMayo中的認定。例如:在Myriad中,BRCA1基因以其資訊內容(如在基因中的編碼)被定義,且該DNA的基因(化學)結構沒有任何的改變。USPTO的例子並沒有考慮到請求標的功能或用途,或什麼是需要從自然分離amazonic acid。功能或用途的分析存在於以往最高法院以及其他聯邦案例法律。因此,有一個問題是是否整個所主張的標的在這裡是合法地被分析的。同時,在指導原則中的amazonic acid例子可被解讀為建議使用自然存在的產物的治療方法的請求項只能在該請求項也引述某些劑量限制時才適格。

各種例子所伴隨的問題是呈現一個相當寬廣的請求項1,而伴隨非常窄的附屬項。申請人想要知道當請求範圍介於這兩種請求項之間(有點灰色地帶的意味)會發生什麼。

201459USPTO聽取大眾的意見,繼續對於指導原則對最高法院判決無限上綱以及過度延伸的部分提出批判。USPTO有一個機會可以修改指導原則內容以包括功能的不同而作為基礎來克服第101條的問題,而非僅是聚焦在結構上的不同。USPTO則已設定2014630作為用於收集從大眾而來對於指導原則的意見的期限。