104年11月號 道 法 法 訊 (283)

DEEP & FAR

 

 

 
美國專利實務：核准後重審（PGR）程序

 

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

 

 
 

相對於聲請人，禁反言適用於曾經於PGR程序中提出過或合理可得提出的理由。以廣意的禁反言來說，如果聲請人在PGR程序的最終決定未能成功，在隨後侵權訴訟的情況下可能沒有無效答辯可得提交(因為在PGR程序中所有的無效議題已經都被提出過了或可能已經被提出過了)。

雖然少成問題，專利權人在進行防守時，也必須考慮禁反言的規定。專利權人被禁止採取與任何不利判決不一致的行為(包括(在一繼續案或分割案中)請求保護一專利請求項，該專利請求項與最終被核駁的或被撤銷的一請求項並無可專利之區隔)，及禁止以在程序過程中被拒絕的方式來修改專利。

因此，具有申請中的申請案或其他類似專利的專利權人必須謹慎地考慮所採取關於整個家族和投資組合的戰略目標的立場。

因為當和解時，聲請人具有退出PGR程序的權利，對聲請人來說，避免最終判決和禁反言可能是好的選擇。然而，僅有聲請人具有離開的權利，且在發佈最終書面決定之前，PTAB沒有必要結束程序。因此，和解可讓聲請人避免禁反言，但會讓專利權人遭遇最終判決和禁反言兩者。

 

經由優先權主張挑戰的PGR適格性

雖然PGR僅可用於基於AIA核准的專利，優先權主張的挑戰可被用於將表面上不適格的專利拉進PGR程序。

 

（待續）