104年11月號 道 法 法 訊 (283)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的多方審查：前十大清單（之八）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

類似嚴格的規定防止專利所有權人新增一組或多組全然新的請求項，儘管並未「擴大」，但是當新的請求項限定了在訴訟中涉及的特定先前技術文獻依然不存在的不重要特徵時，對被控侵權人/挑戰者仍是有問題的。至少在理論上，專利所有權人禁反言規定防止專利所有權人在一旦最終書面決定發佈時，在其他USPTO背景下這樣做。人們想知道：若此IPR的重要特色先前已存在，是否多方再審查將更有用且吸引挑戰者。

5.證據調查（Discovery）（很少）。在IPR的證據調查是接續的且侷限於證人或宣誓人的供證，而且何謂其他方面的「在司法利益（the interests of justice）所必要的」。證據調查的聲請、請求、傳喚以及諸如此類沒有PTAB授權，就不被准許。

PTAB採用「必要性」及「司法利益」兩者極其狹義的觀點。雖受限的證據調查偶爾被准許為聲請人及其他訴訟當事人（其已被專利所有權人控告）之間的關係，以確定是否聲請是否及時，亦即，在聲請人或真正的利害關係人已被控侵權後的一年內提出，但PTAB准許的其他證據調查仍不多。在法院訴訟中，壓倒性多數的話題而為原告證據調查的公平遊戲（fair game），通常是無限制的，即使包括專利所有權人可能使用來還擊顯而易見的主張的「輔助因素（secondary consideration）」證據。

（待續）