104年10月號 道 法 法 訊 (282)

DEEP & FAR

 

 

 
美國專利實務：核准後重審（PGR）程序

 

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

 

 
 

附隨禁反言適用於曾經提出過的、或在PGR程序中在最終書面決定的時點已經提出的任何無效理由，這意指你必須要在PGR程序中提出所有無效的議題，因為你以後將不會再有機會提出這些議題。允許多方聲請重新考慮被拒絕的聲請或重新聽證，且PGR程序的最終決定可以上訴至美國聯邦巡迴上訴法院。PGR法條允許多方和解，且由此可相對於聲請人終止程序。接著程序可被終止，或可在專利審判及上訴委員會(PTAB)的裁量下發出最終書面決定。

PGR-關鍵議題

雖PGR程序是挑戰美國專利有效性的寶貴新工具，當考慮核准後重審時，要注意幾個議題。

稍縱即逝的機會

只有在專利公告後的有限時間內可利用PGR程序。請求PGR程序的聲請必須要在專利基於AIA核准後的9個月內提出。由於嚴格的9個月期限，有必要定期監控主要競爭對手的公告專利及/或關鍵技術領域中的專利。每季的觀察應確保仍保有針對一個威脅性專利的PGR準備和提出聲請的選擇權。

禁反言

廣泛的禁反言適用於PGR程序，且很重要的是，當做出關於PGR聲請、申復及抗辯的戰略決定時，要小心考慮禁反言。禁反言適用於最終書面決定的時點，也適用於所有USPTO程序、國際貿易委員會程序和地方法院訴訟，這意謂著在這些場合不能重提相同議題。

 

（待續）