104年10月號 道 法 法 訊 (282)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的
多方審查：前十大清單（之七）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

實際上，IPR透過多方再審查的其中一個主要優點是極度縮減專利所有權人修正請求項或者加入新請求項的能力。沒有什麼事情比第三方請求人看著專利所有權人將無足輕重的限制條件（即使這些限制條件並未在被引用及適用的先前技術中揭露）加入被核駁的請求項中，且抗辯新請求的無足輕重特徵使這些請求項具可專利性的，更令人沮喪的。更壞的還是無可奈何地看著專利所有權人為『鉅細靡遺的獨立「圖式請求項（picture claim）」（其被限縮地撰寫成涵蓋挑戰者的產品）』加分，而沒有被USPTO明顯的限縮或控制。幸運地，該手法已不再可行，至少不是在IPR中；PTAB已樹立一套專利所有權人透過修正案來挽救不具可專利性的請求項所必須克服之真正令人怯步的障礙。

首先，有幾個程序性障礙。專利所有權人必須開始和PTAB開會，討論所提出的修正請求項的聲請，而且其必須在IPR審理開始後非常快地發生。與例如在某些歐洲法庭的異議程序（法官在最後聽證期間鼓勵或徵求重寫請求項）相對比的是，專利所有權人的修正請求項聲請是隨著對開啟審理的判決的回覆而到期的。其不可能「看著它如何進展」，而且接著僅在當它進展「不這麼好」時之後來修正。放棄修正的早期聲請對專利所有權人而言是場嚴肅的賭博。

所規定的會議並非僅是形式。委員會將與專利所有權人探索所提議的請求項修正案以及其支持性。雖然並未和隨後的聲請所要求的鉅細靡遺程度相同，但詳細說明是被要求的。至於聲請本身，它實質上是高度要求的。專利所有權人不僅必須解釋修正案如何克服審理中涉及的可專利性的理由，而且該聲請也必須解釋修正後請求項對於在任何方面對專利所有權人已知的所有其他先前技術（不管是否被IPR審查員引用）是具可專利性的。這要求專利所有權人去想像先前未被任何人提出的不具可專利性的其他可能理由，然後克服它們。根據到目前為止的一些PTAB的過渡期間判決，這麼做需要本領域技術狀態的證據、本領域一般技藝的水平、以及在該領域中關於經由該修正案而被尋求加入請求項的任何特徵的知識，以及所提新增的請求項限制應該如何被解釋。這全部必須在被聲請准許的15頁內完成，包括在聲請本文中的請求項清單，而且PTAB堅定地拒絕同意額外的頁數。

（待續）