104年9月號 道 法 法 訊 (281)

DEEP & FAR

 

 

 
美國專利實務：
核准後重審（PGR）程序

 

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

 

 
 

有初始幾件提交到美國專利商標局(USPTO)的核准後重審（PGR）申請後，現在是時候仔細看一下用來攻擊美國最近核准專利的有效性的這個新的可用選項。本文旨在於先讓讀者了解PGR程序，然後討論幾個關於PGR要考慮的關鍵議題，最後以PGR程序和歐洲專利局的異議程序的比較作為結束。

 

PGR程序

PGR程序是：一方可在公告日後9個月內挑戰基於美國發明法案（America Invents Act，簡稱AIA）公告的美國專利的有效性的程序，該挑戰可基於任何有效性理由，包含新穎性、非顯而易見性、書面描述、可據以實施性、不明確性、和缺乏可專利的標的。此外，該挑戰(不像其他美國再審查程序)不限於先前技術專利和其他公開刊物。

PGR程序是由表達專利無效性的理由的申請而起始，並且專利所有權人可以提交申復，於申復中提供該PGR程序不應該被啟動的理由。PGR程序於提交申請後被起始(以及可能由專利所有權人提交申復)的標準原則是“證明極可能的是至少一個在申請書中被挑戰的請求項是不可專利的”。

若PGR程序開始，專利所有權人被允許申請一次修改請求項、刪除請求項及/或提出合理數目的替代請求項。有限的發現程序是允許的，且一方可請求口頭聽證。法院必須在PGR程序開始後一年內發出最終書面決定。

 

 

 

（待續）