104年9月號 道 法 法 訊 (281)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的
多方審查：前十大清單（之六）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

2.優勢（較簡單）。在IPR中，聲請人以「證據優勢（preponderance of the evidence）」承擔著證明不可專利性主張的負擔。相反地，在地方法院訴訟中的專利請求項被假設為在35 U.S.C. §282規定下是有效的，且無效性必須以對挑戰者而言，是更重負擔的「清楚且信服證據（clear and convincing evidence」來證明。這減低的舉證責任的實務衝擊不耐過份強調。

3.「BRI」（較簡單）。此外，由法院多年來發展的專利請求項解釋的複雜規則（藉此專利所有權人追求歸於剛好夠寬來誘捕被控侵權者，而且剛好夠窄來避免解讀為先前技術的定義）並不適用在IPR程序。相反地，PTAB應用了USPTO的In re Yamamoto用於原專利審查的「與說明書一致的最寬合理解釋（broadest reasonable interpretation，BRI）」方法，其產生了「使得著請求項更易受被視為不具可專利性」的更寬解釋。適用於專利審查方法的基本理由是，專利所有權人得修正請求項來避免任何與先前技術的衝突。（然而，已知在IPR中修正請求項有難度（見以下所討論），BRI方法的批評並非完全地不合理，而且國會正考慮要求PTAB使用被法院使用的相同規則來解釋在已核准專利中的請求項定義。）

4.修正（較難）。如剛剛所述，專利所有權人在IPR中修正專利請求項是可能的。尤其，對於每一被挑戰的請求項而言，專利所有權人可提出合理數目的替代請求項。PTAB在大部分狀況下考慮單一項為「合理數目」的請求項。

（待續）