104年8月號 道 法 法 訊 （280）

DEEP & FAR

 

 

 
 
規範的義務：生技專利的負擔

 

朱珮柔 專利工程師

•      台灣大學農化系

•      台灣大學微生物與生化學研究所

 

 
 

當作出修正時，EPO適用新穎性測試以評價是否該修正已在申請時申請案中揭露。簡單地說，當修正鑑於申請時的申請案而言為新的，該修正超出申請時的申請案。多年來，新穎性測試被EPO審查員嚴格地增加適用。因此，修正似乎必須逐字揭露於申請時的申請案的單一實施例中以滿足EPC第123(2)條之規定。

增加的嚴厲性多年來已驅使EPO遠離更開明的審判權，像是從美國專利與商標局而來的要求。對於，例如以美國風格撰寫而無多項依附的專利合作協定(PCT)申請案進入歐洲地區階段而言，這有著巨大的影響。假設請求項2僅依附於請求項1，且請求項3僅依附於請求項1。當限制請求項至請求項1-3的結合標的的一較佳實施例在申請時的申請案中並沒有逐字的基礎時，這樣的申請案在美國可能沒有問題。

然而在歐洲，當限制請求項時，若在敘述中沒有逐字的基礎，請求項1-3的結合標的的一實施例將不可能。假設請求項2包含10個實施例，而請求項3包含12個實施例，會發生一種兩列表情況，且該敘述應已經描述120種排列以涵蓋每一列表中單一實施例的所有組合。這些例示列表仍相當短，每一種類型的請求項超過100個實施例在生物科技申請案中並非不常見（例如：抗體、胜肽、寡核苷酸、蛋白質、疾病情況）。