104年8月號 道 法 法 訊 (280)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的
多方審查：前十大清單（之五）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

對聲請人（及其利害關係人）的禁反言（estoppel）在發佈最終書面決定時立即適用，而且禁止在IPR期間，基於聲請人提出的或可能合理地提出的任何理由在任何辯論場所的後續有效性挑戰。禁反言也適用於對抗專利所有權人，禁止它從隨後在任何USPTO程序（包括原審查案、連續案、分割案、部分連續案、再發證或單方（ex parte）再審查）中獲得專利請求項（該專利請求項並非「在專利上可區別於」任何最終被駁回或刪除的請求項）。

 

IV. IPR的關鍵優點

許多文章已吹捧四個、五個、甚至六個為何IPR相較於其前身（多方再審查）已快速變得如此受歡迎以及在法院證明專利無效的替代方案的理由。然而，並沒有理由剛好停在六個原因，因為至少有十個可輕易識別的IPR優點：

1.入門（較簡單）。說服USPTO處理一件多方再審查案要證明可專利性的實質上新問題（substantial new question, SNQ）。至少前幾年，此規定被視為將有效性挑戰限制在原審查案期間以未被引用的先前技術為唯一基礎的挑戰上。雖然USPTO稍後放鬆了SNQ測試的解釋，而且同意以關於先前被引用及被考慮的先前技術文獻的新抗辯為基礎的請求，但其仍廣受相信：多方再審查的請求應依賴先前未被引用的先前技術（已知再審查案可由處理原審查案的同樣審查員處理）。

當某些律師仍緊抓著此關於IPR的觀點不放時，經驗證明他們在很多程序是錯的。到目前為止，僅約三分之一的IPR聲請案是完全基於先前未被引用的先前技術。PTAB明白地願意對原先被（處理原審查案的）審查員認為無價值的先前技術認真的瞧第二眼。對於能將PTAB的注意力聚焦於個別先前技術文獻的特定觀點或部分的專利挑戰人而言，這是受歡迎的進展，而這些先前技術文獻已在資訊揭露聲明書中與數十、更多、或甚至數百篇其他文獻被專利申請人引用。

（待續）