104年7月號 道 法 法 訊 （279）

DEEP & FAR

 

 

 
 
規範的義務：生技專利的負擔

 

朱珮柔 專利工程師

•      台灣大學農化系

•      台灣大學微生物與生化學研究所

 

 
 

另一種障礙是36(1)(b)條中「第一次提出缺乏單一性」表述的意義，其仍相當不清楚。想像一母案揭露胜肽A、B、C與D。在母案中，胜肽A與B被主張，而胜肽C與D僅只存在於敘述中。在母案中發出缺乏單一性的通知。

其後申請一分割案保護胜肽C與D。人們將會預期與認為在此分割案中將會有缺乏單一性的問題，而被認為「第一次缺乏單一性」，因為胜肽C與D之前未曾被請求保護過。審查員指出這種情況相當不確定。他似乎認為既然胜肽A、B、C與D相關於「相似型態的發明」，可以預期這第二次的缺乏單一性不會被認為「第一次提出缺乏單一性」。在這個特定的例子中，在面詢期間，審查員建議我們申請分割案，且看看EPO會如何反應。這當然是一個不令人滿意的、昂貴的與極端的解答，尤其對於小新興公司而言。有急迫的需要釐清在36(1)(b)條中「第一次」的意義。然而，恐怕申請人將需要等上好幾年以及學習在不確定中生活直至法律的這個特定點被釐清。

 

似乎當修正需文字上揭露於申請時的申請案中之一單一實施例中才能符合EPC 123(2)條款的規定。

在審查以及異議期間修正的基礎

多年來，EPO審查員變得對於評估修正是否具有在申請時的申請案之基礎更嚴格。在審查與異議期間，申請人有權利鑑於在申請案的申請日後才得知的前案來修正申請案。一般而言，這個關係到限制申請專利範圍以克服鑑於引用前案的核駁。既然申請人不應放在其可鑑於自因為申請日起獲得之發明領域中的深刻理解以改善其立場的位置，修正不可能與超出申請時申請案內容的主題相關。此在EPC第123(2)條中有規範，因而保護公眾的法定確定性；公眾可以倚賴在EPO簿冊中申請時的申請案的內容用以評價所被期望的保護範圍。