104年7月號 道 法 法 訊 (279)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的
多方審查：前十大清單（之四）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

按時間先後回到IPR的初期，當回顧聲請案以及專利所有權人的任何初步回應時，PTAB確定：關於至少一個被挑戰的請求項，是否有聲請人將戰勝的合理可能性。經驗顯示：PTAB將可能藉由接受僅一些（或甚至只有一個）聲請人宣稱的不可專利性理由來縮小爭點；其他理由接著以實質地或者以它們是「多餘的」為根據而被否決，且因此審理的範圍被侷限於僅在PTAB的慣例決定（institution decision）中確認的被接受挑戰理由。

應該注意的是，不像USPTO審查員在多方再審查中那樣，PTAB並未進行它自己的專利請求項的審查，而且並未發佈它自己的任何核駁理由。換言之，IPR是判決程序，而非審查程序。

和慣例決定一起，PTAB發佈期程安排命令，開始了通常在慣例決定日12個月內做出結論的程序。雖然該程序可能因為充分的原因而延長6個月，但目前並不知道有任何已這樣延長的IPR。僅允許有限度且嚴格控制形式的系列蒐證程序。此外，專利所有權人可隨著在慣例決定中被PTAB採納的聲請理由而提交動議來修正請求項。短暫的證據動議期間在口頭聽證之前提出。在口頭聽證之後，PTAB發佈關於被挑戰請求項的可專利性以及任何提議修正的請求項的可專利性之最終書面決定。

不像多方再審查那樣，聲請人及專利所有權人被允許在IPR過程中對他們的爭議進行和解。然而，PTAB有裁量權否決和解中的聲請人並且繼續涉及該專利所有權人的程序，甚至無須專利所有權人的任何其他參與而發佈最終書面決定。因為該專利無論如何可能被撤銷（儘管有和解），所以在眾所皆知的法院大樓台階上的和解對專利所有權人而言並非真實可行的選項。

（待續）