104年6月號 道 法 法 訊 (278)		DEEP & FAR
智權稽核（二）	蔡清福　律師 ·　交大航技系輪機組畢業 ·　輪機高考及格 ·　輪機甲種特考及格 ·　台大法律系畢業 ·　律師高考及格 ·　東吳法碩甲組碩士 ·　創立道法法律事務所
依一般之分類，智權稽核得分總體稽核及特定稽核。特定稽核可再分為局部稽核及因事(Event driven)稽核。理解智權稽核之意義後，應可輕易聯想所謂總體稽核係指就公司本身有關智權之事項及/或對待智權之心態或政策做一總體檢之謂；局部稽核則係就前述事項之局部為之，以小體檢名之，當甚易理解，其可為特定智權或目前所處法律地位之評估；而因事稽核則常與外部因素有關，例如因涉有併購、分拆成利潤中心一部門、出售某一部門、買賣生產線、首次公開募股、私募、推出新產品或服務、評估應否授受授權、結束營業、破產、成立子公司、交易或買賣智權情形，遂就某一專利或專利組合評價其價值、潛在負擔、使用障礙及/或雙方就各種費用之分擔。換言之，局部稽核常係內部驅動，而因事稽核常涉有外部因素而驅動。內部驅動之因素，例如，市場部或研發部主要人員易動時，公司方與接任者確認自己對公司產品、品牌、技術或所擁智權皆有正確之認知與傳承。 在此創新或激烈競爭時代，新創公司是否需要智權此一念頭事實時上即係一種稽核，只因對象及規模皆極有限，更因係來自創業者本身之心思，且未曾計其等值代價，故為人們所忽略爾。至於採行新策略或新市場嘗試，亦莫不之屬。舉例以言，吾人欲推出某一產品，可能會思索以下事項：此產品如何在眾多產品中脫穎而出？此產品如與他人者有某種類近，有無侵權疑慮？如有，須否尋求他人授權？此等疑問或考量，即係智權稽核之內容。準此，吾人不難想像智權稽核事涉諸多變數或因素，吾人唯有找出某一稽核所涉之正確變數，始有以經濟之手段而獲有效結果之可能。此外，徹底之一次稽核過程，當有助於自其中摘取日後經濟有效之定期總稽核或小稽核之內容與方法。 稽核團隊至少包括智權人員及技術專家，但最好尚有市場人員及經營高層。有市場人員才知未來市場趨勢，經營高層須深度理解稽核結果，始能爲未來方針或策略定調。如就逐項智權不解其市場價值，則所稽核之總體結果恐亦難有巨大參考價值。當然，如公司之營收通常與智權無涉，則智權於該公司本無重要性，亦自無稽核之必要。至於稽核需否外部律師之參與，則取決於內部智權人員之專業知識是否足夠。如足夠，自無須另花費用外聘。 如前所言，智權稽核牽涉諸多變數或因素，各變因轉而取決於企業大小或型態、各智權之屬地法律及有無特殊目的。為免遺漏，不妨以檢查表出之，且應至少包括主要市場之基本智權狀況調研、商標檢索、每一產品或製程所涉智權資訊及智權相關合約。稽核合約須審視讓與合約正確性、授權合約適當否及僱傭、外包或承攬契約中智權條款妥適性，例如，完成或中止契約之限制、智權保護之持續配合、介業或不接觸條款、著作權主張之放棄等。以創投或合作契約為例，應注意得保護對象、所有權條款、費用負擔、侵權責任歸屬、智權作價權重及各方之適用範圍。 稽核合約後，進行如下稽核： 1. 釐清並條列智權資產：盤點、紀錄或更新智權組合，以確認每一智權有無使用，或需要； 2. 確認每一智權之所有權歸屬及法律狀態：釐清何者自創或外購、是否合法使用、就成本或所受限制而論，應否續予維護、及存否負擔或事業相關； 3. 確認有無侵權：就每一智權項目，有無侵害他人或被人侵害。