104年6月號 道 法 法 訊 (278)

DEEP & FAR

 

 

 
申請專利範圍之撰寫（一一八）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

 
 

§56-V　新用途申請專利範圍；前言限制（New Use Claims; Preamble Limitations）

 

假如某人被允許僅主張："一殺蟲劑包含•••［DDT］"，DDT已知用於其他用途。當另一當事人僅製造DDT，他就是一種包含DDT的殺蟲劑，但這不能算是侵權，因為DDT是舊的。這可能很難明說侵權何時發生。在以一標示DDT的瓶子出售給一個農夫時，但是沒有任何關於它是做何使用的指示算嗎？當某人在該瓶子上放上一個標籤"殺蟲劑"，會算是一個侵權人嗎？

DDT專利，最後為再發證專利第22,922號，牽涉到在訴願委員會的Ex parte Müller案中的第二個再發證申請案。正討論的是在第二個再發證申請案中首次尋求的新用途申請專利範圍，例如申請專利範圍第5項：

 

殺蟲的方法，其包含溶解該化學化合物［DDT］於一溶劑液體中，並噴灑該液體以使該［DDT］與昆蟲接觸。

 

此項申請專利範圍及一個有點廣泛者，均被核准為一適當的新用途方法申請專利範圍。原始的以及第一次再發證的申請專利範圍是"一接觸殺蟲劑組合物包含"一相似的組合物，即在第一次再發證時，範圍被縮減者。在第一次再發證後，專利權人得知在瑞士巴塞爾大學的一篇模糊的論文當中，該組合物是舊的，但用來做為殺蟲劑並沒有被暗示。委員會認定有適當的理由再發證，因為產品申請專利範圍最多只是令人懷疑的。有趣的是，雖然一個贊同的委員會成員原本會根據Thuau案例排除該等產品項申請專利範圍，但該等產品項申請專利範圍並未被核駁。

在這些案例中的申請專利範圍撰寫者的目的應該是要取得盡可能多的不同形式的申請專利範圍。例如，在Buzas等人的第2,827,418號專利（1958年3月18日），申請專利範圍第2項本身涵蓋一新化合物（但這可能在不明的先前技術中被找到）；申請專利範圍第3項是一個中間產物（如果該化合物是舊的，該中間產物可以是非顯而易見的）；申請專利範圍第4項是製造中間產物的方法（萬一該材料結果是舊的，該方法可能不是）；申請專利範圍第6項是在水中含有某些含量的申請專利範圍第2項之化合物的一種血管注射製劑；而申請專利範圍第7項是含有需求劑量（0.15克）的申請專利範圍第2項之化合物的藥片。這些不同申請專利範圍任何一項，以及用途申請專利範圍，依據隨後發生的先前技術以及法院對於Thuau案例以及組合物和給藥形式申請專利範圍之外延性的感覺，可能是非常重要的。

令人感興趣的是，去注意"新用途"理論被認為不適用於該用途導致技術上新穎的製造物的情況，此"技術性新穎性"原理主要由法官Lenaned Hand在Traitel Marble Co. v. Hungerford Brass & Copper Co.案及Old Town Ribbon & Carbon Co. v. Columiba Ribbon Mfg. Co.案中發表。那些案例認為，只要有任何結構上的改變，可專利的概念可以存在於新用途的實現中。

關於前言限制的重要性，在Duva案以前，一般而言是非常讓人困惑的事。沒有人能以任何程度的確定性說明是否一特定的前言限制可否被考慮，且其測試可能因申請人／專利權人是否想要該詞語被考量以使申請專利範圍具專利性、或者被忽略以複製他人的申請專利範圍來尋求衝突（Interference）、或為了抓捕侵權人而異。