104年6月號 道 法 法 訊 (278)

DEEP & FAR

 

 

 
在專利審理暨訴願委員會中的
多方審查：前十大清單（之三）

 

賴以斌 專利二組副主任

· 東吳大學微生物學系

· 中興大學分子生物研究所

 

 
 

IPR取代多方再審查，成為基於先前技術專利或刊印出版品、在35 U.S.C. §§102及103下任何獲證專利在USPTO參加挑戰的機制。聲請案可由除了專利所有權人以外但受到某些限制的任何人提出。最常見的限制通常是，IPR僅在聲請人（或利害關係人）被送達專利侵權起訴狀後的一年期間內才是可行的。IPR對早已提出挑戰專利有效性的法律訴訟的一方是不可行的。這些限制通常對提出指控侵權的快速行動是不重要的。

IPR聲請案受有嚴格的形式及實質要件，而且PTAB通常不容許錯誤。那些要件的細節超過了本篇文章的範圍。聲請人可以—且通常真的—隨著聲請案提交含有支持性證據及理由的技術專家宣誓書。相反地，在非必要的初步回應（optional preliminary response）中，專利所有權人被禁止提交任何相反的證明證據；這類證據可在IPR程序的後期提交。然而，因為初步回應的實質內容可能並不包含所有專利所有權人的最佳抗辯及證據，許多專利所有權人根本選擇不要提交非必要的初步陳述，反而等著看PTAB對於在IPR聲請案中闡述的挑戰理由決定了什麼？PTAB—專利訴願暨衝突委員會的接任者—主導了IPR。即使它不像民事或刑事審理，但全部以聲請為基礎的程序稱為「審理（trial）」。IPR由三位「行政專利法官」的小組主導，其回應由專利所有權人提交的聲請案及任何非必須初步陳述而做出關於審理案件的裁決、裁決某些蒐證程序（discovery）及證據事項、及最終發佈撤銷被視為不予專利權的任何被挑戰的請求項（包含建議修正的請求項）之最終書面決定。不滿意最終書面決定的任何一方可上訴到聯邦法院。

（待續）