104年5月號 道 法 法 訊 (277)

DEEP & FAR

 

 

 
申請專利範圍之撰寫（一一七）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

 
 

§56-IV　新用途申請專利範圍；前言限制（New Use Claims; Preamble Limitations）

 

1967年，C.C.P.A（關稅暨專利上訴法院，Court of Customs and Patent Appeals）對於Thuau理論的整體基礎拋出嚴正的懷疑。在In re Duva案中，法院認為吾人不能忽略前言的限制，"一用於化學沉積金的組合物"，且所有在申請專利範圍中的陳述必須在決定非顯而易見性時被考慮。

該法院明敘：

 

因此，如果我們要適當地評價申請專利範圍中定義的發明與引證案的教示之間的差異，則所有可以在申請專利範圍任何部分被適當地注意到的事實性差異必須被包括在先前技術比對的基礎內。35 U.S.C.第103條旨在將發明整體與先前技術比較。申請人在沒有不能符合35 U.S.C.第112條的情況下，我們認為被上訴的申請專利範圍的每一部分必須在決定發明整體以獲致我們對於根據第103條核駁所要求的顯而易見性時被考慮。

 

亦可參見在第23節所引用的In re Miller案和In re Wilson案，大致上有"所有一申請專利範圍中的字詞必須在判斷該申請專利範圍的可專利性時被考慮•••"雖然那些案例生發於其它緣由（不明確等），所引述的語言完全與Duva案吻合，且應該在許多情況下可以適用，在Carbide v. Filtrol案中，地方法院明確地遵循Duva案，並認為"新穎的組合物的非顯而易見性要求考慮申請專利範圍前言中的限制。"涉案的申請專利範圍並沒有被引用。

在Union Carbide案中，申請專利範圍的本文也含有一些新穎性，所以法院可能沒有必要揚棄（如果它真的做的話）古老的理論。鑒於此案例，"標籤申請專利範圍（label-claims）"的未來是不確定的。依靠任何對於古老Thuau理論的無聲息的反對判決是危險的。因此，建議尋求各式不同形式的申請專利範圍。