104年4月號 道 法 法 訊 (276)

DEEP & FAR

 

 

 
 
在日本專利審查實務中發明單一性
之缺乏所造成的潛在問題：
如何避免對獨立請求項之不必要的限制

 

陳怡岑 專利工程師

•      中原大學化學系

•      淡江大學化學工程與材料工程學系研究所

•      WARWICK UNIVERSITY Master of Science in Analytical science

 

 

（c）平行附屬請求項

　　一美國專利申請案之附屬請求項一般地包括平行附屬請求項：許多附屬請求項依附僅僅一獨立請求項。在這樣的情況下，若是請求項第1項並不具有所述STF，所有附屬請求項（除了請求項第2項外），係不被新穎性與進步性步驟所審查，且他們係以缺乏單一性而被核駁。然而，在對於該第一次審查意見書的一答覆中，獨立請求項第1項僅須與請求項第2項結合以遵守範圍轉移修正（Scope-Shifting Amendment）的禁止，並可以進一步地被修正以具有任何的限制來克服所述核駁理由。囊括平行附屬請求項之優缺點是，除了請求項第2項外，附屬請求項之可專利性在所述審查意見書中係未被告知的。

 

（d）對於請求項第一項之修正

　　主動修正請求項第一項是有效的，以便於引入進步性，並考慮國際性/歐洲的檢索報告、可專利性之國際性初審報告上或來自海外專利審查局如EPO以及USPTO所發出之一審查意見書。即使沒有檢索報告及其類，所述對策（a）及/或（c）可以被採取。

 

4.3 論據

　　當回應所述審查意見書時，該申請人可宣稱該審查委員所定義之所述STF係不適當的，舉例來說，該審查委員對於該習知技術的理解是錯誤的，以及請求項第1項之發明與該習知技術之間的差異所能帶來相對於該習知技術的一優點。然而，該審查委員有不接受這樣斷言的可能性。所以，加入囊括該審查委員所定義之所述STF的請求項第1項具有一長處：所述請求項在所述審查意見書中將幾乎可以肯定地會就新穎性與進步性步驟為審查。