104年4月號 道 法 法 訊 (276)

DEEP & FAR

 

 

基於印度專利法之之揭露與實施要件（續）

劉偉德 專利工程師

．國立台灣大學電機工程研究所

 
 

由於寄望於撤銷IN’774專利，Cipla 在其反訴中依據未遵守第8條而聲稱：在IN’774專利的申請過程中，Roche公司並未揭露有關於實質上相同發明的美國專利 6900221申請案（IN’507申請案的對應部分）。

在其答辯書中，Roche宣稱US’221專利是一個涵蓋不同化合物的不同發明。

法院然而並未同意上述答辯而認定：專利權人不能在侵權訴訟中聲稱IN’774專利涵蓋Erlotinib化合物之中多型物 B 樣式，同時在另一反訴案之中聲稱在可指向Erlotinib化合物之中多型物 B 樣式的所有其他專利不同於IN’774專利。

尊敬的法院裁定：相較於IN‘774專利，US’221專利涉及到"相同或實質上相同標的"。因此，Roche公司被要求遵守第 8 條的規定，需提供前案的相關資訊。

然而，法院並未逕行取消該項專利。

雖然尚不清楚法院的確切推論，以下因素可能導致這意外判決：

w1.專利權人所揭露的資訊而無相互重疊。

2.被告所持爭論的不一致性：Erlotinib化合物之中多型物 B 樣式在IN’774專利的主張範圍之外（在侵權案），同時聲稱US‘221專利與IN’774專利基本上相同。

3.雙方皆宣稱IN‘774專利迵異於IN‘507申請案，同時還聲稱IN‘774專利類似於IN‘507申請案。

在截至目前所列舉的案件之中，反映了以下特點：

(a)裁判機關對於專利權人部分未遵守法規，較為嚴格。

 (b)儘管一部分遵守法規，專利權人的雙重立場並不被認可地看待。