無禁止釣餌：eBay案後的商標禁制令

104年3月號道法法訊 (275)		DEEP & FAR
無禁止釣餌：eBay案後的商標禁制令 (十一) David H. Bernstein 以及 Andrew Gilden著	蘇怡瑾法務專員．淡江大學德文系學士

雖然在認定侵權之後，不可彌補損害的推定不會自動導致禁令之給予，但這些法院均論斷是該推定消除原告證明正當化禁令之核心衡平法上考量因素之一之舉證責任。² 事實上，從最高法院發回重審，eBay案的地方法院認為不可彌補損害的推定不再可行。³然而一些法院不同意這種方法，並認定不可彌補損害的推定確實從eBay案中倖存。有些人已經將推定核發禁令之絕對規則(其在ebay案被禁止)與支持推定基礎測試要件之依存在之規則加以區別。⁴其他法院也只是引用eBay案後美國上訴法院適用該推定，兒並沒有明確提到eBay案之判決。 2. Hologic, Inc. v. Senorx, Inc, 2008 U.S. Dist. LEXIS 36693, at 45 (N.D. Cal. Apr. 25, 2008) ("適用不可彌補損害推定於初步禁令之情事下，似將替代衡平法上因素為如下規則：不論禁令如何且是初步，會自動產生有效的專利可能已經被侵權的判決。法院不確定最高法院意欲推定得全於初步禁令的目的”)；Grokster,* 518 F. Supp. 2d at 1211 ("如果法院採取有利於原告的不可彌補損害的推定，那麼StreamCast會有效地有反向證明的負擔。這樣的規定會違反最高法院對於原告不僅確立侵權導致“損害”，且其如何相當於不可彌補損害之意圖")。 3. MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F. Supp. 2d 556,568 (E.D. Va. 2007) ("回顧相關案判例法，以及最高法院判決的表達方式，其均支持被告認為推定已不存在之立場。”)。 4. 見例如Petro Franchise Sys., LLC v. All Am. Props., Inc., 607 F. Supp. 2d 781,794 (W.D. Tex. 2009) ( “當本案勝訴成立時，三個衡平法上的因素自動成立的終局認定與僅僅當混淆可能性成立時，單一因素-不可彌補的損害-通常應成立的推定是有天壤之別的。")；Eisai Co. v. Teva Pharms. Indus., 2008 U.S. Dist. LEXIS 33747, at *29-30 (D.N.J. Mar. 28,2008) ("[最高法院於eBay案中所拒絕的標準是聯邦巡迴上訴法院適用該禁令應該發佈之推定，而不是推定四個要素之一-不可彌補的損害-存在” )。