104年3月號 道 法 法 訊 (275) |
DEEP & FAR |
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在日本專利審查實務中發明單一性 之缺乏所造成的潛在問題： 如何避免對獨立請求項之不必要的限制 |
陳怡岑 專利工程師 •
中原大學化學系 •
淡江大學化學工程與材料工程學系研究所 •
WARWICK UNIVERSITY Master of Science in
Analytical science |
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4.2 主動修正
（a）請求項之次序
附屬請求項第2項作為一項裁定來說是最重要的，因為在該第一次審查意見書中請求項第2項係以新穎性與進步性步驟來審查。若是請求項第2項具有該STF，當回應該審查意見書時，對請求項第1項之修正僅需包含請求項第1以及2項的合併限制。所以，若是一附屬請求項的所述限制具有該STF或是發明特徵，如此一請求項應該被編號為請求項第2項。
序列地依附於請求項第1項之所有的附屬請求項係按照審查指南中新穎性與進步性步驟來審查。因此，這些附屬請求項應按進步性的意義和重要性而被排列。
（b）多重附屬請求項
在日本的實務下，方式相同於歐洲的實務，一多重附屬請求項可依附於多重附屬請求項而不產生一額外的官方手續費。假若該申請人欲獲得關於盡可能多的附屬請求項之新穎性與進步性步驟的該審查員之意見，附屬請求項將主動地被修正成多重附屬形式。
然而，若是許多附屬請求項被描述為多重附屬請求項，且那這些請求項因新穎性與進步性步驟而被核駁以及不具有該STF，則一修正後之請求項第1項必定包括所有被核駁之請求項的合併限制（雖然該審查員認為這些限制並未增強所請求之發明的新穎性與進步性步驟）。除了合併所有被核駁之請求項與請求項第1項外，一些進步性限制應進一步地被加入到請求項第1項中以克服該核駁理由。