104年3月號 道 法 法 訊 (275)

DEEP & FAR

 

 

 
申請專利範圍之撰寫（一一五）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

 
 

§56-II　新用途申請專利範圍；前言限制（New Use Claims; Preamble Limitations）

 

吾人不得藉由在前言中陳述預期用途來主張一舊材料為一組合物的理論有時候被解釋成吾人不得專利一舊材料的新用途。這是誤導人的，因為新用途長久以來可以方法的形式具專利性；事實上，很多方法申請專利範圍固有地涉及舊材料的新用途。自1952年起，藉由用語"方法（process）"包括"已知方法、機器、製造物、組合物、或材料的新用途"，法律（35 U.S.C. section 100(b)）就已經明確地涵蓋這樣的含義。

做為另一個舊材料的新用途的例子，若處理液（二鉻酸鈉和硫酸）是已知用於其他用途的，例如清潔試管，則申請專利範圍第5項（參見第42節）的聚乙烯的處理方法也是一新用途申請專利範圍，

雖然法律只明確指涉舊材料的新用途等，根據用語"方法"的標準解釋方式，一新材料的新用途同樣可以方法的形式具專利性。換句話說，就一方法申請專利範圍（例如申請專利範圍第13項）而言，材料是否是新的或舊的並不重要。對於組合物申請專利範圍（例如申請專利範圍第11項）而言，組合物本身根據傳統的測試則必須是新穎的。

在新用途被適當地主張為一方法時，申請專利範圍必須被撰寫成一般的方法申請專利範圍（參見第36-37節），包括步驟或行為。在Clinical Products, Ltd. v. Brenner案中，一被嘗試的混合申請專利範圍"the use of X (一舊化學物質) as a Y（用途）"被認為是不適當的，因為不是一個真正的方法申請專利範圍。一適當方法申請專利範圍會是："the process of （做事情Y）, which comprises administering （化合物X） to the body（或涉案客體）"。

也許"新用途"產品申請專利範圍的首要案例是In re Thuau，其中，法院認為一治療劑申請專利範圍，其係為一用於製革的舊化合物，不可以化合物形式而具專利性。一典型的申請專利範圍記載"一用於治療有病組織的新治療產物，包含一透過乙醛縮合的間甲酚磺酸縮合產物"。方法申請專利範圍在判決中並未涉及或提及。這個判決導致"一舊化合物的新用途，在沒有改質下，是不可專利"的"規則"，意指組合物。多少"改質"是被須要的是更具爭議的課題，且關於此等細節，很多案例都出現了。例如，以下是否足夠：

 

1.       加入一個載體或溶劑？一般而言，不行，除非也許某些特定溶劑特定地與組合物協作。也請注意來日本節中討論的Müller的DDT申請專利範圍。